Захист права інтелектуальної власності на торгівельні марки в господарських судах України

Захист права інтелектуальної власності на торгівельні марки в господарських судах України

Зміст

Вступ

. Правова охорона торговельних марок в Україні

1.1 Джерела права інтелектуальнї власності стосовно торговельних марок

1.2 Поняття та види торговельних марок

1.3 Умови надання правової охорони знакам для товарів і послуг

1.4 Способи захисту прав на знак для товарів і послуг

2. Захист прав на торговельні марки в господарських судах України

2.1 Система і структура господарських судів

2.2 Порядок звернення до господарських судів України

2.3 Вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав на знаки для товарів і послуг

2.4 Проблеми судового розгляду справ у спорах, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності

3. Використання спеціальних знань при захисті прав на торговельну марку в господарському судочинстві

.1 Поняття та види спеціальних знань

.2 Експертиза у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності на торговельні марки

.3 Проведення судових експертиз у спорах, пов’язаних із визнанням свідоцтва на торговельну марку недійним

.4 Проведення судово-експертних досліджень у спорах щодо порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку

Висновки

Рекомендації

Список використаних джерел

ВСТУП

інтелектуальний власність захист

У наш час бурхливо розвивається економіка, заснована на знаннях, в якій інтелектуальна власність стає основною з рушійних сил. Саме інтелектуальна діяльність та її результати - інтелектуальна власність набувають пріоритетного значення в усій системі суспільно корисної діяльності людей. Саме ці чинники уже визначають стратегію і тактику соціально-економічного розвитку будь-якої країни світу, у тому числі України.століття є епохою суцільної інтелектуалізації. В одних країнах її рівень уже досить високий, в інших цей процес лише розпочався, у третіх ще не починався. Але жодна країна світу, якщо вона хоче успішно розвиватися, процесу інтелектуалізації уникнути не зможе. Це об'єктивний, закономірний процес розвитку сучасної цивілізації.

Актуальність теми. Зростання ролі й значення інтелектуальної власності зумовлює необхідність належного забезпечення її правової охорони. Водночас, найбільш ефективним способом захисту інтелектуальної власності, в тому числі й права на торговельну марку, на сьогодні видається судовий захист. Враховуючи чисельність існуючих зареєстрованих та незареєстрованих, на території України, торговельних марок, зростання випадків недобросовісної конкуренції, зловживання правом та ряду інших порушень добрих звичаїв ділового обороту, саме захист порушених прав у порядку господарського судочинства є достатньо актуальним та потребуючим детального вивчення.

Торговельні марки є реалією сьогоднішнього українського ринку, бо завдяки своїй здатності відрізняти товари і послуги одних суб'єктів господарювання від інших викликають потрібні асоціації у споживача та надають можливість правовласнику отримувати конкурентні переваги у ринкових відносинах.

У чинному законодавстві Україні використовуються три терміна, якими позначається один і той самий об'єкт інтелектуальної власності: торговельна марка, знак для товарів і послуг, товарний знак.

Цивільний кодекс України (далі - ЦК України) містить кодифіковані загальні норми прав інтелектуальної власності на торговельні марки та визначає сам термін «торговельна марка», згідно ст. 492 торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Суть права на використання торговельної марки полягає в можливості її необмеженого комерційного використання для позначення товарів і послуг, що виробляються, реалізуються та надаються, а також у виключному праві власника прав перешкоджати, забороняти чи дозволяти використовувати це позначення іншим особам.

В Україні на цей час створена достатня законодавча база для охорони прав на торговельні марки, яка в цілому відповідає вимогам, які встановлені міжнародними правовими актами та дозволяє реалізувати механізми набуття, використання та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності. Однак на сьогодні важливим є подальше удосконалення чинного законодавства щодо питань, пов'язаних із забезпеченням ефективного захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, зокрема правозастосовної практики.

Останнім часом, як результат економічного розвитку країни, спостерігається зростання кількості спорів з питань інтелектуальної власності, переважно це спори щодо знаків для товарів і послуг, що розглядаються в судовому порядку.

Право на захист є самостійним суб’єктивним правом, яке виникає у суб’єкта як правова можливість тільки в момент порушення або оспорювання належних йому прав та законних інтересів на всіх стадіях від створення знака для товарів і послуг до його введення у господарський обіг.

Властивості і специфіка знаків для товарів і послуг стосовно маркованих ними товарів обумовлюють певні особливості проведення процедури розв’язання спорів, пов’язаних із правовідносинами, що виникають у процесі їх створення й використання.

Так, особливістю спорів, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності, є те, що переважно вони не можуть бути вирішені судом без залучення фахівців-експертів. Без проведення експертних досліджень висновок суду, наприклад, про наявність/відсутність подібності до ступеня змішування об’єктів права інтелектуальної власності позивача та відповідача і, як наслідок, наявності/відсутності порушення виключного права позивача вважатиметься необґрунтованим, оскільки зробленим за неповно з’ясованими обставинами і матеріалами справи. Доказова інформація, отримана в результаті проведення судових експертиз, дає можливість суду швидко й обґрунтовано виносити рішення при розгляді спорів.

Існує дві основні категорії справ стосовно інтелектуальної власності: щодо існування права (за позовами фізичних і юридичних осіб до патентного відомства) і його порушення (за позовами фізичних і юридичних осіб до інших суб'єктів господарювання).

Сьогодні в нашій країні склалась непроста ситуація з такими справами враховуючи, що кількість місцевих судів, у тому числі і господарських в Україні досить велика, суди розміщені по всій території держави, при цьому не всі судді мають спеціальну підготовку у сфері інтелектуальної власності, а тому вирішення питань, пов’язаних із розглядом в апеляційній і касаційній інстанціях, затягуються, оскільки для розгляду,наприклад, касаційних справ, сторонам іноді доводиться долати дуже великі відстані. Тобто ситуація ускладнюється саме тим, що Україна - це велика територія з багатомільйонним населенням, що є причиною існування чималої кількості справ.

Саме у зв'язку з цим, виникла ідея про спеціалізацію суддів у системі господарських судів України, де розглядається переважна кількість справ у сфері інтелектуальної власності і для цього у Вищому господарському суді України була створена Судова палата з розгляду справ у спорах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, створені судові палати в апеляційних господарських судах, запроваджено спеціалізацію у місцевих господарських судах.

У цілому фахівці (Паладій М., Москаленко В., Дорошенко 0., Філатов 0., Дубинський М. та інші) оцінюють створену в Україні систему судового захисту прав інтелектуальної власності, як досить ефективну, враховуючи, що ті проблеми, які виникають при розгляді таких справ в нашій державі вирішуються завдяки серйозній, ефективній, наполегливій діяльності судової палати Вищого господарського суду України з інтелектуальної власності, керівників судових органів та завдяки існуванню судової експертизи в цій сфері.

В той же час, у системі судового захисту прав інтелектуальної власності в Україні залишаються певні проблеми, що виникають під час застосування законодавчих норм у ході судового розгляду спорів щодо прав інтелектуальної власності на торговельну марку, які потребують свого вирішення для подальшого розвитку і нормального функціонування створеної системи.

Предметом дослідження є система нормативних актів, які регулюють відносини щодо судового захисту прав та проведення у їх межах експертних досліджень щодо знаків для товарів і послуг, а також спеціальна література, наукові збірники праць, періодичні видання щодо знаків для товарів і послуг та практики господарських судів.

Мета і завдання дослідження. Основна мета полягає в тому, щоб на основі аналізу законодавчих актів, які регулюють правовідносини щодо знаків для товарів і послуг, а також теоретичних положень вітчизняної та зарубіжної науки та практики їх застосування розглянути основні теоретичні й методологічні засади судового захисту порушених прав на знаки для товарів та послуг в Україні, визначити особливості здійснення експертного дослідження, вимоги до нього, та виробити рекомендації стосовно вдосконалення системи охорони та судового захисту прав інтелектуальної власності в Україні, призначення та виконання експертного дослідження залежно від предмету судового розгляду у процесі вирішення спорів щодо знаків для товарів і послуг

Реалізація поставленої в магістерській роботі мети потребує вирішення наступних завдань:

-        розглянути особливості правового статусу знаків для товарів і послуг та зміст їх основних функцій;

-        дослідити сутність правової охорони та умов охороноздатності знаків для товарів і послуг;

         визначити та проаналізувати основні види спорів щодо знаків для товарів і послуг;

         проаналізувати практику правозастосування господарських судів України;

         підвести підсумки й розробити висновки та пропозиції з метою вдосконалення механізму судового захисту та проведення експертного дослідження прав на знаки для товарів і послуг в Україні.

Нормативною базою магістерської роботи є міжнародне законодавство у галузі інтелектуальної власності, зокрема Паризька конвенція з охорони промислової власності; Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків, Ніццька угода про міжнародну класифікацію знаків тощо, а також національне законодавство в галузі інтелектуальної власності: Конституція України, Цивільний Кодекс України, закони “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, “Про захист від недобросовісної конкуренції”, “Про судову експертизу” та інші, а також практика правозастосування господарських судів України.

Теоретичну основу дипломної роботи склали роботи сучасних фахівців України та близького зарубіжжя, які працювали над даною проблемою.

Дослідженням проблеми захисту прав інтелектуальної власності в різні періоди займалися такі видатні вчені, як: Б. Антимонов, Г.О. Андрощук, В.С. Дроб’язко, Р. О. Денисова, В.О. Жаров, О.С. Йоффе, О.А. Підопригора, А.П. Сергєєв, О. Д. Святоцький, Р. О. Стефанчук, Р. Б. Шишка ,Т.В. Аверьянової , Г.К. Авдеєвої, Р.С. Бєлкіна, А.І. Винберга, В.М. Галкіна, В.Г. Гончаренка, А.Г. Давтяна, А.А. Ейсмана, Ю.К. Орлова, Г.В. Прохорова-Лукіна, І.В.Решетнікової, Т.С. Демченко та інші.

В дипломній роботі використані, зокрема, роботи В.О. Жарова, І.Ю. Кожарської, Г.О. Андрощука, О.В. Лєвічевої, О.А. Підопригори, О.О. Дорошенко, І.А.Кириченко, Т.С. Демченко, В.М. Мельникова, А.А. Шестимирова та інших.

При виконанні роботи використовувались такі наукові методи, як спеціально-юридичний, логічний, історико-правовий, порівняльно-правовий та метод системно-структурного аналізу.

Історико-правовий - сприяв виявленню історичних закономірностей розвитку торговельної марки. За допомогою спеціально-юридичного методу досліджувалися зміст та сутність господарських правовідносин у сфері судового захисту прав і охоронюваних законом інтересів учасників цих правовідносин, визначалась роль і ступінь спеціалізації учасників цих судових процесів.

Застосування порівняльно-правового методу надало можливість виявити та проаналізувати особливості практики розгляду спорів щодо прав інтелектуальної власності на торговельну марку, напрацьованої господарськими судами України у порівнянні з іншими видами спорів.

Логічний метод обумовив послідовність викладення матеріалу дослідження, понять та висновків.

Основним результатом дослідження є будівництво цілісної системи вирішення господарським судом спорів щодо об’єктів права інтелектуальної власності, визначення можливостей подальшого удосконалення діяльності господарського суду в цьому напрямку.

Структурно робота складається з 3-х розділів, присвячених дослідженню сутності торговельних марок, особливостей господарської юрисдикції, специфіці вирішення господарськими судами відповідних спорів та використання спеціальних знань при розгляді справ щодо захисту прав на торговельну марку в Україні.

1. Правова охорона торговельних марок в Україні

1.1 Джерела права інтелектуальної власності стосовно торговельних марок

Кожна людина в сучасному світі стикається з торговельними марками безліч разів на добу: купуючи товари в магазині чи спостерігаючи їх рекламу на вулиці, в транспорті чи по телебаченню. Орієнтуючись саме на торговельні марки, споживач обирає для себе той товар, серед інших йому подібних товарів, який найбільше влаштовує його за своїми якісними характеристиками та ціною. На сьогодні торговельна марка є важливим інструментом, за допомогою якого товар впроваджується та поширюється на ринку. Але торговельні марки не є здобутком нашого часу.

Точно зафіксувати дату появи перших торговельних марок не видається можливим. Однак, відомо, що торговельні марки,використовувались виробниками цегли, шкіри, зброї та інших речей ще в стародавні часи у вигляді літер чи інших символів, які зображувались на товарах, щоб вказати на виробника. Таким чином, на той час торговельні марки не виконували своєї сучасної функції - сприяти розповсюдженню товарів на складно організованому ринку, вони лише фіксували взаємозв'язок між товаром та його виробником.

Більш широкого розповсюдження отримали торговельні марки в епоху середньовіччя, коли виникли перші гільдії ремісників та купців. Кожен ремісник відповідав за якість товару, який він виробляв і який повинен був позначати своїм клеймом (торговельною маркою). Така практика дозволяла з одного боку захистити суспільство від можливості придбати позбавлені маркування товари, якість яких нічим не підтверджена, а з іншого боку надавала можливість гільдіям контролювати якість продукції, яка вироблялась ремісниками-членами даної гільдії.

Таким чином, подібні позначення виконували вже не лише роль вказівки на джерело походження товару, але й виступали гарантією якості виробленої продукції. Така ситуація існувала протягом тривалого часу аж до минулого століття.

З розвитком масового виробництва та розширенням торгівлі у виробників товарів та торговців виникла необхідність виділити власні товари із загальної маси однорідних товарів, зробити їх такими, які можна було б легко впізнати як продукцію певної якості. Саме в цей період торговельні марки набули сучасного змісту та значення і стали розглядатись як засіб індивідуалізації та реклами товарів. Але, не зважаючи на широке використання торговельних марок, вони, як і раніше, не користувались правовим захистом. Це фактично позбавляло особу, яка використовувала торговельну марку для своїх виробів, можливості захистити його від підробки. Існуюча проблема потребувала вирішення на законодавчому рівні.

Однією з перших європейських країн, яка прийняла закон про торговельні марки, була Франція. Закон Франції про торговельні марки датується 1867 роком. Пізніше юридичний захист торговельним маркам було надано також в США (1870 рік) та Німеччині (1874 рік). З часом закони цих та інших країн в сфері охорони торговельних марок неодноразово змінювались, враховуючи нові світові тенденції щодо захисту прав на торговельні марки.

Окремо хотілося б прослідкувати еволюцію охорони торговельних марок в російське законодавство, що поширювалось і на територію України, оскільки українські землі на той час перебували у складі Російської імперії.

Перший Закон "Про товарні клейма" було прийнято в Росії ще в 1830 році. Закон не містив чіткого визначення товарного клейма, не передбачав умов виникнення прав на нього, не були визначені також права володільця такого позначення.

Більш досконалий Закон "Про торговельні марки (фабричні та торгові марки та клейма)" вступив в дію в 1896 році. Ст.1 вищезгаданого Закону в якості торговельної марки визнавала "будь-які позначення, які виставляються промисловцями та торговцями на товарах або упаковці чи посуді, в яких вони зберігаються, для відмежування їх від товарів інших промисловців або торговців”.

Використання торговельної марки було обов'язковим для маркування виробів із золота та срібла, тютюнових та горілчаних виробів тощо.

У всіх інших випадках особа сама вирішувала використовувати їй в своїй діяльності торговельну марку чи ні. Право на торговельну марку виникало на основі його реєстрації в Міністерстві торгівлі та промисловості або без такої реєстрації, якщо торговельна марка складалась виключно із позначення прізвища власника підприємства або найменування фірми.

Після утворення Радянського Союзу відносини в сфері використання торгівельних марок регулювались Постановою ЦВК та РНК СРСР "Про торгівельні марки" від 12 лютого 1926 року. Відповідно до цієї Постанови, використання торговельної марки було правом, а не обов'язком підприємства. Право на торговельну марку виникало з моменту його державної реєстрації в Комітеті у справах винаходів.

Постановою ЦВК та РНК СРСР «Про виробничі марки та торговельні марки» 1936 року поряд з торговельними марками було введено таке поняття як торгова марка. Торговою маркою могли користуватись торговельні підприємства, які займаються реалізацією виробів, виготовлених на їх спеціальне замовлення. Свідоцтво на право виключного використання торговельної марки видавалось на строк, вказаний заявником, без будь-якого обмеження певним періодом часу.

Існуючі положення були суттєво змінені в 1962 році Положенням про торговельні марки, затвердженим Комітетом у справах винаходів та відкриттів.

Цим Положенням було закріплено обов'язок підприємств мати та користуватись зареєстрованими в установленому порядку торговельними марками. Строк дії свідоцтва на торговельну марку обмежувався 10 роками з правом його продовження. Вперше правову охорону отримали знаки обслуговування, які за своїм правовим статусом прирівнювалися до торговельних марок.

В 1974 році Державним комітетом СРСР у справах винаходів та відкриттів було розроблено нове Положення про торговельні марки.

Суттєвих змін до вже існуючих норм цим Положенням внесено не було. Дія вищезгаданого нормативного акту поширювалась на територію України до затвердження в 1992 році Указом Президента Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні.

Слід зазначити, що в цілому в радянський період торговельні марки не отримали належного визнання. Основна увага як в правовій регламентації, так і серед науковців приділялась об'єктам патентного права, тобто винаходам, промисловим зразкам та раціоналізаторським пропозиціям. Ймовірно, така ситуація була цілком закономірною. За відсутності конкурентної боротьби між підприємствами за ринки збуту продукції торговельні марки не відігравали великої ролі ні для самих виробників, ні для споживачів і тому дослідження в даній сфері майже не проводились. З переходом до ринкових відносин ситуація кардинально змінилась.

В Україні на сучасному етапі законодавча база по охороні торговельних марок знаходиться в стадії становлення, але можна стверджувати, що загалом права правовласників торговельних марок в Україні охороняються відповідно до міжнародного законодавства. Конституція України (ст.ст. 41, 54) надає громадянам право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності; гарантує громадянам захист інтелектуальної власності.

Відповідно до статті 420 ЦК України до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг). Стаття 155 Господарського кодексу України також відносить торговельні марки (знаки для товарів і послуг) до об'єктів права інтелектуальної власності у сфері господарювання.

Крім зазначених загальних норм юридичний захист торговельних марок в Україні забезпечується спеціальним Законом України "Про охорону прав на для товарів і послуг" від 15.12.1993, а також рядом відомчих нормативних актів, затвердженим Державним патентним відомством України та Міністерством освіти і науки України згідно з їх компетенцією.

В Україні діють також інші законодавчі акти, які певною мірою торкаються регулювання відносин, пов’язаних з використанням торговельних марок. Мова йде, зокрема, про Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993, Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 7.06.1996, Закон України "Про захист прав споживачів" від 15.12.1, Закон України "Про режим іноземного інвестування"від19.03.1996 тощо.

Досліджуючи історію становлення та розвитку законодавства про торговельні марки, не можна залишити поза увагою численні міжнародні договори та угоди в цій сфері. Їх важливість полягає перш за все в тому, що, будучи частиною національного законодавства, вони заповнюють існуючі прогалини в регулюванні суспільних відносин, пов'язаних з використанням торговельних марок. Особливе значення це має для країн, законодавство яких знаходиться в стадії становлення. Крім того, міжнародні угоди стимулюють розвиток національних законодавств країн-учасниць, враховуючи світові тенденції охорони торговельних марок, сприяють процесу уніфікації законодавств різних країн, а також забезпечують захист прав іноземців та осіб без громадянства в державах, на територію яких поширюється дія вищезгаданих нормативних актів.

Враховуючи численність міжнародних договорів та угод, які стосуються захисту торговельних марок, в даній роботі увагу буде приділено лише тим, учасницею яких є Україна.

Одним з основних документів в цій сфері є Паризька конвенція по охороні промислової власності від 20 березня 1883 року . Конвенція діє на території України у відповідності із Законом України "Про правонаступництво України" від 12.09.1991, цим Законом Україна підтверджує "свої зобов'язання за міжнародними договорами, укладеними УРСР до проголошення незалежності України, а також визнає себе правонаступником прав і обов'язків за міжнародними договорами Союзу РСР, які не суперечать Конституції України та інтересам республіки (ст.ст. 6,7). Уряд України своєю заявою від 26.08.1992 також проголосив про приєднання України до вищезгаданої Конвенції. Для Укpaїни вона діє у тому вигляді, в якому її було переглянуто в Стокгольмі 14 липня 1967 року і доповнено 2 жовтня 1979 року.

Слід відмітити, що крім закріплення принципу національного режиму та права пріоритету, Паризька конвенція містить також деякі загальні правила в галузі матеріального права, в тому числі ті, які стосуються захисту торговельних марок. Ці правила є обов'язковими для виконання державами - членами Паризького Союзу.

Ст. 1 Конвенції до об'єктів охорони промислової власності поряд з винаходами, корисними моделями, промисловими зразками, фірмовими найменуваннями, вказівками про походження та найменування місця походження відносить і торговельні марки та знаки обслуговування .

Доречно підкреслити, що не всі науковці відносять торговельні марки до промислової власності. Так, О.А. Підопригора визначав промислову власність як сукупність результатів науково-технічної творчості, які можуть бути використані для потреб суспільства в будь-якій доцільній діяльності людей . Промислова власність в цьому розумінні включає лише об'єкти так званого патентного права, тобто ті, охоронним документом для яких є патент.

Торговельні марки, знаки обслуговування, фірмові найменування та вказівки походження чи найменування місця походження О.А. Підопригора виділяє в окрему групу правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів і послуг. Безумовно, така позиція заслуговує на увагу. Дійсно, вищезгадані об'єкти мають специфічну природу. Вони не є продуктами науково-технічної творчості, так само як і не відносяться до об'єктів авторського права.

До того ж торговельні марки та знаки обслуговування використовуються не лише промисловими підприємствами, а й більшою мірою в сфері торгівлі. З цієї точки зору термін "промислова власність" є неточним і з цим слід погодитись. Але необхідно врахувати й те, що торговельні марки, так само як і об'єкти патентного права, на сьогоднішній день використовуються в господарській діяльності майже всіма підприємствами, є частиною їх нематеріальних активів, можуть бути продані чи передані у тимчасове використання іншим особам, заставлені тощо. Іншими словами, вони є власністю певного суб'єкта господарювання і від того як ця власність буде називатись сутність її не зміниться.

Крім того, і в світовій практиці промислову власність розуміють саме в широкому значенні, включаючи до її складу разом з винаходами, корисними моделями і промисловими зразками також і зазначені вище об'єкти. Тому, правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів і послуг слід розглядати як складову частину промислової власності, виділену серед інших об’єктів промислової власності в окрему групу, беручи до уваги притаманні їм специфічні риси.

Крім Паризької конвенції по охороні промислової власності Україна є учасницею Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію торговельних марок від 14 квітня 1891 року. Для нашої держави ця Угода діє в редакції від 14 липня 1967 р. із змінами, внесеними 2 жовтня 1979 р..

Норми Мадридської угоди передбачають охорону торговельної марки у країнах-учасницях без реєстрації її в кожній з цих країн за умови міжнародної реєстрації такої торговельної марки. Міжнародна реєстрація торговельних марок проводиться у Міжнародному бюро ВОІВ у Женеві. Така реєстрація надає володільцю торговельної марки ряд переваг. Вони полягають перш за все в тому, що після реєстрації торговельної марки в країні його походження заявник подає лише одну заявку. До того ж заявник сплачує мито в один орган - Міжнародне бюро. У разі необхідності подовження чинності реєстрації торговельної марки зазначені пільги зберігаються, а чинність реєстрації торговельної марки подовжується щоразу на 20 років .

В 1994 р. було укладено Договір про закони щодо торговельних марок, головною метою якого є спрощення процедури реєстрації торговельних марок. За станом на 15 квітня 1995 р. цей Договір підписали 42 держави, в тому числі Україна.

грудня 1998 р. щодо України набув чинності Найробський договір про охорону Олімпійського символу. Це означає, що відтепер олімпійський символ не може бути використаний на території України в комерційних цілях (в тому числі в якості торговельної марки) без дозволу Міжнародного олімпійського комітету.

Важливим міжнародним документом, який стосується торговельних марок є також Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації торговельних марок (1957р.) . Цією Угодою заснована класифікація товарів і послуг з метою реєстрації торговельних марок і знаків обслуговування. Дана класифікація використовується як при міжнародній, так і при національній реєстрації.

.2 Поняття та види торговельних марок

В національному законодавстві поняття торговельної марки (знака для товарів і послуг, товарного знака) визначено у п. 1 ст. 492 Цивільного кодексу України: торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Разом з цим, у ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» надане таке визначення: знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.

У ст. 15(1) Угоди ТРІПС торговельна марка визначається як „будь-який символ або комбінація символів, що слугують для виділення товару або послуги з ряду інших товарів і послуг і здатні скласти товарний знак. Такі символи, зокрема словосполучення, що включають особисті імена, букви, числа, фігурні елементи і комбінації кольорів, рівно як і комбінації символів, можуть підлягати реєстрації як товарні знаки. Країни-учасниці можуть, як умова реєстрації, висувати вимогу про те, що знак повинен сприйматися зорово”.

Із зазначених понять можна виділити наступні функції торговельних марок:

індивідуалізуюча (розпізнавальна), полягає в тому, що знак забезпечує необхідну відмінність однорідних товарів (послуг) різних виробників, дозволяючи розпізнавати і запам’ятовувати за зовнішніми ознаками товари (послуги), які випускаються конкретним підприємством, тобто торгівельна марка характеризується відсиланням до певного товаровиробника. ;

рекламна, полягає в тому, що на основі психологічного впливу на споживача, забезпечується стійкий інтерес до певного товару, що маркується знаком та його виробника, який забезпечує таку популярність, тобто знак є неодмінним елементом реклами, за допомогою якої встановлюється зв’язок товару з його виробником, при цьому знак виділяє з маси однорідних товарів саме цей товар;

гарантійна, полягає в тому, щоб вказувати покупцеві на наявність тієї або іншої якості товару. Вибір покупця ґрунтується на очікуваних властивостях товару (колір, аромат, смак, маса, надійність, довговічність, зносостійкість тощо), тобто крім звичайної різниці одного товару від іншого торговельна марка гарантує споживачу певний набір корисних властивостей товару, його якість та репутацію на ринку;

охоронна (захисна) - наявність знака фірми на товарі допомагає забезпечити правову охорону її товарів заданої якості на споживчому ринку в умовах конкуренції з товарами інших фірм.

Іноді виділяють обмежувальну функцію (торговельна марка забороняє іншим особам її використання без дозволу).

Ще одна функція знака полягає в тому, щоб дати можливість виробникам розпізнавати свої товари, коли вони вже перейшли в розпорядження інших власників, наприклад магазинів.

Крім того, знак виконує й інші допоміжні функції, в тому числі інформаційну, стимулюючу, психологічну, виховну.

Термін «товарний знак» традиційно використовується стосовно знаків, якими позначаються товари. Однак, в сучасній торгівлі споживачі мають справу не тільки з великим асортиментом товарів усіх типів, а також зі зростаючою різноманітністю послуг, які все частіше пропонуються в національному і навіть у міжнародному масштабі. Ось чому існує також потреба в позначеннях, які дають можливість споживачам зробити вибір серед різних служб, таких як страхові та туристичні компанії, фірми з прокату автомобілів, авіалінії, готелі, ресторани тощо. Ці позначення називаються знаками обслуговування і виконують в основному ту ж функцію зазначення походження і розпізнавальну функцію щодо послуг, що й товарні знаки щодо товарів.

Загальновизнано, що необхідність в охороні знаків обслуговування існує в тій же мірі, що й для товарних знаків, і сучасне законодавство у сфері охорони прав на торговельні марки надає охорону знакам для послуг таку ж як і знакам, що ідентифікують товари. Тому в подальшому, для зручного викладення матеріалу, в даній роботі буде застосовуватись терміни - товарний знак або торговельна марка - стосовно як товарів, так і послуг. Разом з тим, часто один знак реєструється як по класу товарів, так і по класу послуг.

Крім знаків для товарів та знаків для послуг існують колективні та сертифікаційні знаки. Колективним знаком може володіти колектив, який сам не користується колективним знаком, але члени якого можуть використовувати колективний знак. Колективним товарним знаком є знак союзу, господарської асоціації чи іншого добровільного об’єднання підприємств.

Колективний товарний знак повинен відповідати всім вимогам, що пред’являються для знаків для товарів та послуг. Проте правовий режим колективних товарних знаків має ряд особливостей:

         такий товарний знак може належати тільки об’єднанню підприємств. При цьому колективний товарний знак є об’єктом виключного права об’єднання як такого, а не права, що належить об’єднаним в його склад підприємствам спільно;

         використовувати колективний знак можуть тільки такі підприємства та організації, які входять в об’єднання, за якими по закону визнається можливість володіння індивідуальним товарним знаком. При входженні в склад господарського об’єднання, ці підприємства і організації стають користувачами колективного товарного знаку. Колективний товарний знак та право на його використання не можуть бути передані іншим суб’єктам, які не входять в об’єднання;

         підприємства, які входять в об’єднання можуть використовувати товарний знак в якості єдиного позначення свого товару так і разом зі своїм індивідуальним товарним знаком;

         обов’язковою умовою реєстрації колективного товарного знаку є наявність у товарів, які будуть позначатися цим знаком, єдиних якісних чи інших загальних характеристик;

         об’єднання, на ім’я якого зареєстровано колективний товарний знак, володіє правом контролю за його використанням.

Всі вищезазначені умови використання колективного товарного знаку закріплені в спеціальному правовому документі - уставі колективного товарного знаку. Він розробляється та затверджується самим об’єднанням та надається разом із заявкою на реєстрацію колективного товарного знаку.

Паризька конвенція містить положення про колективні знаки у статті 7bis. Ці положення, зокрема, зобов'язують приймати колективні знаки до реєстрації і охороняти їх в країнах інших, ніж країна, в якій заснований колектив, що володіє колективним знаком. Це означає, що в охороні не може бути відмовлено, коли зазначений колектив не заснований відповідно до законодавства країни, в якій запитується охорона. З іншого боку, в Конвенції чітко зазначені права кожної держави-учасниці визначати свої власні умови охорони і відмовляти в охороні, якщо колективний знак суперечить публічним інтересам.

Національне законодавство не містить спеціальних норм, які б визначали особливості правового режиму колективних товарних знаків та не має прямого визначення поняття колективного товарного знаку. Однак, у п. 5 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» міститься норма «Право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники».

Також, згідно з п. 2.1.31 Правил складання, подання та розгляду заявки на товарний знак (надалі - Правила), до заявки на отримання свідоцтва на знак для товарів та послуг об’єднанням осіб, додається статут колективного знака.

Пунктом 2.1.31 Правил надається можливість реєстрації знака як колективного, з урахуванням положень статті 7bis Паризької конвенції.

Основна відмінність між колективними і сертифікаційними знаками полягає в тому, що першими можуть користуватися тільки певні колективи, наприклад члени колективу, який володіє колективним знаком, тоді як останніми може користуватися будь-яка особа, яка дотримується встановлених стандартів.

Визначення „сертифікаційного знака” не однакове в усіх країнах. У США, наприклад, сертифікаційний знак може бути використаний не будь-якою особою, яка дотримується встановлених стандартів, а лише тими підприємствами, які уповноважені власником сертифікаційного знака використовувати цей знак.

Отже, у США відмінність між сертифікаційним знаком і колективним знаком менше виражена, ніж в інших країнах, вона відноситься лише до призначення цих двох типів знаків: сертифікаційний знак вказує на певні стандарти товарів або послуг, тоді як колективний знак - на приналежність його користувачів до конкретної організації.

Як колективні так і сертифікаційні знаки прямо не передбачені в національному законодавстві. Сертифікаційні знаки лише згадуються в контексті п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», де встановлено положення про те, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

На сьогодні в Україні відомий лише один знак відповідності - національний знак відповідності. «Національний знак відповідності засвідчує відповідність позначеної ним продукції всім вимогам стандартів, які поширюються на цю продукцію. Він має форму незамкненого з правого боку основного кола із вміщеним всередині стилізованим зображенням трилисника, яке може бути виконано будь-яким технологічним способом (включаючи застосування голограми), що забезпечує його чіткість та розбірливість протягом усього терміну користування виробом. Знак відповідності наноситься безпосередньо виробником лише на ті види продукції, опис яких міститься в технічних регламентах з підтвердження відповідності. Причому його нанесення є обов'язковим» .

Cпіввідношення національного знаку відповідності із знаком відповідності (сертифікаційним знаком) в розумінні Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», зроблений в юридичній літературі наступним чином:

«Безумовно, такий знак може сприйматись споживачами як гарантія відповідності маркованого продукту певним стандартам. Однак, даної властивості явно недостатньо для того, щоб виконувати функції сертифікаційного товарного знаку. Останній, не зважаючи на деякі особливості правового статусу, завжди є не лише гарантією якості, але також і розрізняльним позначенням, оскільки йому притаманна розрізняльна здатність. Національний знак відповідності позбавлений вказаної ознаки. Він виражений одним єдиним позначенням, яке застосовується відносно будь-якої продукції, виготовленої відповідно до затверджених стандартів, і не вказує на ті чи інші характерні риси маркованого продукту. З огляду на те, що національний знак відповідності до того ж не має конкретного власника та застосовується в імперативному порядку, розглядати його в якості товарного знаку представляється нам досить проблематичним» .

З вищевикладеного можна зробити висновок, що національний знак відповідності відмінний від визначення сертифікаційного знаку як у вітчизняному законодавстві так і у міжнародній практиці.

Взагалі, як в теорії, так і на законодавчому рівні колективним та сертифікаційним знакам не приділяється достатньо уваги, тому їх правовий статус залишається неврегульованим.

Чинне законодавство допускає до реєстрації як знаки для товарів і послуг різноманітні умовні позначення, що розрізняються між собою за формою відображення, сферою використання, колом користувачів та іншими ознаками.

За формою свого відображення знаки для товарів і послуг можуть бути словесні, зображувальні, об’ємні, комбіновані тощо.

Пунктом 2 статті 5 Закону встановлено, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Об'єктом знака можуть бути також інші особливі види позначень, зокрема звукові, світлові, запахи, голографічні та рухові позначення тощо.

Проте, оскільки обсяг правової охорони Законом України визначається зображенням знака, такі позначення як звукові, запахи, світлові не можуть бути об'єктом знака в Україні. Це обумовлено тим, що їх неможливо відтворити зображенням .

Згідно ст. 5 ЗУ „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі - Закон) та Загальних положень Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила) об’єктами правової охорони можуть бути такі знаки:

         словесні у вигляді слів або сполучень літер;

         зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині;

         об’ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах;

         комбінації вищезазначених позначень;

         звукові (вид звука - музичний твір або його частина, шуми будь-якого походження та інше);

         світлові (характеристика світлових символів (сигналів), їх послідовність, тривалість світіння та інші особливості);

         колір чи поєднання кольорів (такі знаки реєструються при наявності технічної можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації).

Також в інших країнах можуть використовуватись нюхові знаки, наприклад компанія продає свої товари (друкарський папір) з певним ароматом і споживач звикає до розпізнання товарів за їх запахом, або інші (невидимі) позначення, прикладами їх є позначення, що розпізнаються на дотик.

Розглянемо окремо кожний вид позначення.

. Словесні позначення - це слова або сукупність букв, які мають словесний характер.

Словесні знаки зазвичай мають велику розрізняльну здатність і, порівняно із зображувальними, краще запам’ятовуються і відтворюються. Словесний знак краще пов’язувати з фірмовим найменуванням підприємства, що дозволяє створити серію товарних знаків для одного підприємства.

Словесні товарні знаки мають велику перевагу над зображувальними. Їх можна використовувати в рекламі на радіо, телебаченні, в особистій розмові, тобто у випадках, коли використання зображувальних знаків менш привабливе або певною мірою навіть ускладнене. Нерідко вони несуть у собі особливий смисловий зміст, що у поєднанні з вдалим звучанням слова чи короткої фрази здатне викликати у споживачів приємні асоціації.

Умовно словесні товарні знаки можна поділити на дві основні групи: знаки у вигляді звичайних, загальновживаних слів (слова природної мови, абревіатура слів, лозунги) та знаки у вигляді слів, утворених штучно (вигадані слова або сполучення слів). Звичайні слова легко запам’ятовуються проте мають меншу розрізняльну здатність ніж штучно створені.

Словесні знаки для товарів і послуг надзвичайно різноманітні. На більш ранніх етапах як такі найчастіше обиралися імена відомих людей, героїв художніх творів або міфологічних персонажів (Наполеон, Гамлет, Прометей), назви тварин, птахів, рослин, дорогоцінних каменів (Лев, Сокіл, Клен, Алмаз), найменування природних явищ, небесних тіл, географічних об’єктів (Світанок, Комета, Ай-Петрі) тощо.

Значного поширення набули також словесні знаки, що були взяті як похідні з давніх мов (Laktos, Sanorin). Нині такі найменування практично вичерпали себе, дедалі частіше використовуються знаки для товарів і послуг, які являють собою штучно утворені слова (неологізми). Вони вживаються для позначення нових речовин, препаратів, приладів і матеріалів, підкреслюючи новизну та оригінальність товару.

Неологізми - це поєднання букв, які в ряді випадків не мають смислового змісту (фантазійні).

Законодавство більшості країн світу гарантує правову охорону позначенням, які представляють собою власні імена. Подібні знаки зустрічаються в практиці досить часто, наприклад Helena Rubinstein, Dior, Renault, Yves Rocher - всі ці широко відомі позначення є не чим іншим, як іменами чи прізвищами їх перших власників. Як правило, використання власних імен підлягає чіткій правовій регламентації, оскільки в даному випадку йдеться про основний спосіб індивідуалізації громадян, який не можна використовувати так само вільно як будь-які інші об’єкти. Вітчизняним законодавцем поки що не враховано цю обставину. На сьогоднішній день Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не дає відповіді на жодне з питань, які природно можуть виникнути при реєстрації власного імені та в процесі його використання .

Деякі країни для реєстрації прізвищ в якості товарного знаку можуть встановлювати певні обмеження. Наприклад, згідно вимог законодавства Великобританії, прізвище не може бути зареєстроване як товарний знак, якщо воно зустрічається більш ніж 40 разів у телефонному довіднику того міста, в якому проживає людина, яка його носить.

Іноді, як товарні знаки реєструються словосполучення і навіть короткі фрази. Так, в 1994 році сумісним російсько-італійським підприємством «Пронто-Москва» за 16 класом «Друковані видання, періодичні газети» зареєстровано товарний знак «Из рук в руки», а Концерном «Белыйветер» (м. Москва) - словосполучення «Маленькие компьютеры для больших людей».

У міжнародній практиці відомі та були зареєстровані лозунги «WE TEACH ENGLISH TO THE WORLD» («Ми вчимо англійському по всьому світу») для підручників; «WE MAKE THE ROOMS THAT MAKE A HOME» («Ми робимо кімнати, які створюють будинок») для меблів; «GO FLY A KITE» («Давай запустимо паперового змія») для іграшок; «FREE TO READ, FREE TO WRITE, FREE TO EVERYONE» («Свобода читати, свобода писати, можливість спілкуватися з кожним») для комп’ютерних програм, що забезпечують доступ в глобальну інформаційну мережу.

Якщо слоган складається більш ніж з трьох-чотирьох слів, то при написанні в один рядок він якби зменшує свій знаковий потенціал, це може призвести навіть до відмови в реєстрації. В таких випадках рекомендується подавати на реєстрацію слоган в декілька рядків, використовувати оригінальний шрифт або в складі слогану використовувати зображення персонажів.

Словесні товарні знаки можуть бути відтворені стандартними символами (шрифтом) або з використанням оригінального виду шрифту.

Словесні позначення, відтворені із застосуванням оригінальної графіки можуть втратити ознаки словесного позначення і сприйматися як комбіноване позначення, в якому непросто прочитати слово, що є основою цього позначення.

. Зображувальні позначення можуть бути представлені у вигляді малюнків, символів, графічних композицій будь-яких форм тощо на площині.

Вони можуть мати вигляд:

         конкретних зображень (тварини, птахи, рослини, люди, неживі предмети);

         символів (квадрат, коло, зірка, лінії, фігури, або абстрактні зображення тощо);

         композицій орнаментального характеру;

         шрифтових одиниць та цифр у художній особистій трансформації (стандартні шрифтові одиниці та цифри не охороняються як товарні знаки);

         різне поєднання перерахованих вище елементів.

Розробляючи зображувальні товарні знаки, автори здебільшого використовують характеристики товару, підприємства або послуг, для яких створюється знак, і виражають їх за змогою зображенням чого-небудь типового або конкретного. Наприклад, зображення відомих пам’яток історії та культури, архітектурних споруд, географічних об’єктів, народних орнаментів, персонажі різних казок, зовнішнього вигляду самої юридичної особи чи виготовленої нею продукції.

Успіх зображувальних знаків значною мірою визначається їх простотою, помітністю, ефектністю та можливістю використання на різних матеріалах, а також смисловим навантаженням, а навпаки, дуже складні й перевантажені зайвими деталями знаки є малоефективними.

. Об'ємні позначення являють собою фігури і/або їх композицій у трьох вимірах - довжина, висота та ширина. Об’ємним товарним знаком визнається також форма виробу, яка не пов’язана з певним його функціональним призначенням і дає змогу виділити вироби конкретного підприємства серед подібних до них товарів, наприклад, особлива форма пляшки для напою, упаковка для джему або тривимірна форма супінатора для кросівок. Однак об’ємний знак не може просто повторювати зовнішній вигляд предмета, а має містити якийсь новий елемент.

Найбільш поширений вид об’ємних товарних знаків - упаковка, яка відповідає характеру продукту, стилю підприємства, а також виконує рекламні функції. До об’ємних товарних знаків відносяться також флакони парфумів, коробки для цигарок тощо.

Слід зазначити, що об’ємне позначення може бути зареєстроване не тільки як товарний знак, а як промисловий зразок.

Національне законодавство містить положення про умови надання правової охорони об’ємним товарним знакам, згідно з яким забороняється реєстрація позначень, які відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності. Крім того, питання врегульовано Правилами складання, подання та розгляду заявки на товарний знак, згідно з якими до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак [п. 4.3.1.4 Правил].

. Комбіновані позначення - це комбінація зображувальних, словесних та об’ємних елементів.

Поєднання конкретного словесного позначення з художнім (зображувальним) елементом добре запам’ятовується, і слово, яке легко вимовляється, разом з виразним малюнком утворює комбінований товарний знак.

Слід зазначити, що комбіновані товарні знаки мають більшу розрізняльну здатність ніж словесні позначення у звичайному шрифтовому виконанні та мають перевагу над зображувальними, тому що мають словесний елемент, який легше рекламувати, наприклад, по радіо, тому найчастіше використовуються.

Одним із найпоширеніших видів комбінованих знаків для товарів та послуг є етикетки, в яких, як правило, поєднуються словесні та зображувальні елементи у певному кольоровому виконанні.

Увага до етикеток постійно зростає. Їм присвячують щорічні виставки і салони. Освітні заклади розробляють нові учбові програми з історії етикеток, їх дизайну, технології виготовлення, що направлені на високий ступінь захисту від підробок, правовому супроводженню .

Щоб сприйматися як єдине ціле, словесна та графічна частини комбінованого товарного знаку повинні бути взаємопов’язані композиційно і сюжетно. Товарний знак може бути зареєстрований у будь-якому кольорі чи кольоровому поєднанні.

. Іншими видами позначень, що можуть бути зареєстровані як знаки, є: колір або поєднання кольорів як такі, рухові (мультимедійні) позначення, голографічні тощо.

Колір або поєднання кольорів як таке може бути зареєстровано як знак, якщо це не основний колір (чорний, білий та сім кольорів, що складають кольори веселки). Ці кольори визнані основою для створення всіх відтінків або тонів будь-якого кольору і тому не мають розрізняльної здатності для цілей реєстрації знаків.

Прикладом використання кольору, як такого, для маркування товарів може бути жовтий колір для обплетення електричного проводу або фіолетовий колір упаковки (етикетки) для шоколаду «MILKA».

Рухові позначення (позначення зображення, що рухається) являють собою малюнок, зображення, слова, що рухаються. Зокрема, таким знаком може бути анімаційне зображення, геометрична фігура, що здійснює певні рухи у часі, які можна відтворити зображенням.

Останнім часом закони багатьох країн передбачають надання охорони особливим видам позначень, таким як звуки, запахи, світлові сигнали.

Звукові знаки являють собою різні звуки, зокрема музичні твори або їх фрагменти, шуми будь-якого походження, добре знані звуки та рідкі звуки, які є в природі (наприклад, звук дзвона, імітація гарчання лева), електронні звуки, яких немає в природі тощо.

Світлові, знаки являють собою світлові сигнали, символи, що відтворюються з певною послідовністю та тривалістю. Наприклад, композиція, утворена світловими символами у вигляді смужок різного кольору.

В Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не міститься ніяких положень щодо звукових та світлових знаків. Однак вони існують в п. 2.1.23., 2.1.24. Правил, згідно з якими «Якщо на реєстрацію заявляється звуковий знак, то зазначається вид звука (музичний твір або його частина, шуми будь-якого походження та інше). Для позначення, в якому використовується музичний твір, в описі наводиться його нотний запис.

Якщо на реєстрацію заявляється світловий знак, то наводиться характеристика світлових символів (сигналів), їх послідовність, тривалість світіння та інші особливості».

Прикладом запаху як торговельної марки може слугувати наприклад, запах пряжі, що нагадує аромат польових квітів, для виготовлення одягу, або запах рози для тканини, з якої вироблена постільна білизна за умови, що цей запах не зникає з часом протягом якого діє реєстрація такої торговельної марки.

З практичною метою країни можуть встановлювати обмеження щодо можливості реєстрації. Більшість країн допускають реєстрацію тільки тих позначень, які можна виконати графічно, тому що тільки вони можуть бути матеріально зареєстровані і опубліковані в бюлетені товарних знаків для інформування публіки про реєстрацію товарного знака.

Ряд країн допускає реєстрацію просторових (об'ємних) товарних знаків, зобов'язуючи заявника подати або тривимірне зображення просторового позначення (рисунок, фотографію або будь-яке інше зображення, яке можна надрукувати), або опис (або те і інше). Проте на практиці не завжди зрозуміло, що саме охороняється шляхом реєстрації просторового позначення.

Аналогічна проблема існує відносно слухових позначень. Секвенція нот, звичайно, може бути зареєстрована як образотворчий знак, проте ця реєстрація не надає охорону справленим музичним фразам, вираженим подібним способом. Насправді секвенція нот, у зареєстрованій формі, захищається від використання подібних зображень. Разом з тим, звукові знаки, безумовно, можуть служити і як товарні знаки. У США, наприклад, дозволяється реєстрація звукових знаків. На практиці це означає, що звук повинен бути записаний, а касета подана до Відомства США з патентів і товарних знаків для реєстрації.

Так само в деяких країнах ускладнюється процедура реєстрації запахів як торговельних марок.

Так, французька парфумерна компанія Eden SARL оскаржила в суді рішення патентного агентства Європейського Союзу, яке відмовило у задоволенні заявки зареєструвати як знак для товарів і послуг запах свіжої полуниці. Суд Європейського Союзу першої інстанції відмовив задовольнити вимоги компанії.

Суд мотивував своє рішення тим, що згідно із висновком експертів, полуниця не володіє одним чітко вираженим запахом, а різні її сорти можуть мати до п’яти різних ароматів. Ще одним фактором, що став основою для прийняття рішення стало відсутність всесвітньо визнаної класифікації запахів, яка дозволила б ідентифікувати знак за ознакою запаху. Французька компанія намагалась довести, що полуниця може мати різний смак, але запах в неї один - стійкий та триваючий, та знайомий усім споживачам з дитинства. Компанія планувала використовувати даний запах у виробництві мила, лосьйонів, лінії косметики і ароматизованих олівців.

Раніше були також спроби зареєструвати в якості торговельної марки запах лимону, ванілі та малини, проте потерпіли невдачу. В наш час, отримав правову охорону як торговельна марка - запах свіжоскошеної трави. Датська парфумерна компанія зареєструвала його в 2000 році і використовує для ароматизації тенісних м’ячів.

За ступенем відомості знаки поділяють на звичайні та загальновідомі (добре відомі).

Звичайний знак - це будь-яке нове оригінальне позначення товарів (послуг), яке відповідає усім умовам надання правової охорони. Зокрема, необхідною умовою його охорони є державна реєстрація позначення.

Загальновідомим знаком визнається таке позначення, яке відоме широкому колу споживачів завдяки його використанню для позначення певних товарів.

Основний чинник виокремлення добре відомих знаків для товарів і послуг полягає в тому, що згідно ст. 6bis Паризької конвенції з охорони промислової власності таким знакам забезпечується правова охорона ще до реєстрації прав на них у Патентному відомстві України.

Відповідно до цієї статті учасники конвенції зобов’язалися «відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним».

Загальновідомі знаки стають привабливими не тільки для споживачів, але й для інших виробників. Використовуючи законодавство країн, які не охороняють добре відомі знаки, вони намагаються перенести престиж відомих знаків на свої товари, використовуючи ідентичне або схоже маркування. «Піратські» фірми збувають свої товари в таких самих або наближених до дизайну упаковок добре відомих знаків, щоб скористатися репутацією фірми, яка була придбана в результаті потужної, тривалої та коштовної реклами.

Посилений захист прав на добре відомі знаки для товарів і послуг зумовлений необхідністю боротьби з недобросовісною конкуренцією, а також охорони інтересів споживачів, які можуть сплутати щойно зареєстрований знак із добре відомим.

Крім Паризької конвенції положення щодо добре відомих знаків були закріплені в інших міжнародних угодах у сфері інтелектуальної власності. Так, зокрема, охорона загальновідомих торговельних марок передбачена угодою TRIPS (ст. 16.2), Директивою Ради ЄС про торговельні марки (ст. 4.2(d), а також Постановою Європейської комісії від 20.12.1993 р. про торговельну марку Співтовариства (ст. 8.2(с)).

Крім того, починаючи з 1995 року, працювала Комісія експертів по загальновідомим торговельним маркам ВОІВ, метою діяльності якої стало визначення єдиних критеріїв, за якими торговельна марка має визнаватись загальновідомою. В результаті діяльності Комісії у вересні 1999 року прийнято Спільну рекомендацію Генеральної Асамблеї ВОІВ та Асамблеї Паризького Союзу про положення щодо правової охорони загальновідомих торговельних марок (далі - Спільна рекомендація). Характерно, що Спільна рекомендація у передмові до неї названа «першим кроком на шляху реалізації політики ВОІВ щодо адаптації до змін у сфері промислової власності».

До Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» лише 22.05.2003 р. включено норми Спільної рекомендації стосовно охорони прав на загальновідому торговельну марку (ст. 25).

Слід звернути увагу, що український законодавець використовує термін «добре відома торговельна марка», а не «загальновідома торговельна марка». Можна підтримати думку деяких дослідників, що термін «добре відома торговельна марка» має більшу семантичну привабливість, ніж термін «загальновідома торговельна марка» саме тому, що перший термін має більший вплив на споживача, оскільки загальновідомість означає лише обізнаність широкого кола споживачів певної продукції про існування тієї чи іншої торговельної марки. Тоді як «добре відома торговельна марка» асоціюється у свідомості споживача з високою репутацією та довірою з боку значної частини населення.

У Законі (ст. 25) міститься посилання на ст. 6bis Паризької конвенції, суд та Апеляційна палата визначаються як органи, які можуть визнавати торговельну марку добре відомою в Україні, та надається перелік факторів, що можуть розглядатися при визначенні торговельної марки добре відомою в Україні, якщо вони є доречними.

В 2005 році був прийнятий Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 N 228 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 травня 2005 р. за N 471/10751).

Згідно ст. 25 Закону при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

. Ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства.

Відомість знака в певному колі споживачів може підтверджуватися результатами опитування з питання доброї відомості знака в Україні, проведеного дослідницькою організацією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних або маркетингових досліджень. Опитуванням має бути охоплено, принаймні, шість населених пунктів різних географічних регіонів України з кількістю населення не менше 500 тис. При цьому переважним є опитування в трьох містах, таких як Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Луганськ, Донецьк, Севастополь. Інші населені пункти визначаються, виходячи з характеру діяльності власника знака з виробництва товарів і/або надання послуг.

Кількість опитуваних повинна відповідати цілям об'єктивності опитування, у зв'язку з чим їх максимальна кількість не обмежується, а мінімальна має бути не менше 500 опитуваних у будь-яких двох населених пунктах і не менше 125 - у кожному іншому населеному пункті.

Опитування стосовно доброї відомості знака повинно бути репрезентативним для населення всієї України та проводитися з урахуванням «цільової аудиторії».

У всіх випадках незаперечним має бути факт широкої відомості торговельної марки певному колу осіб, які мають відношення до виробництва, торгівлі чи використанню продукції позначеною цією торговельною маркою, якщо вона сприймається ними як така, що вказує на особливе джерело походження даної продукції.

Наприклад, стосовно доброї відомості знака, призначеного для продукції виробничо-технічного призначення, має проводитися серед фахівців, які є споживачами продукції даного виду і належать до виробничих, торгових та інших ділових кіл; стосовно доброї відомості знака, призначеного для товарів народного споживання, має проводитися серед так званих середніх споживачів за ознаками віку, статі, освіти, соціального та матеріального стану, а також серед фахівців відповідних галузей промисловості, торгівлі.

Результати опитування певного кола респондентів - споживачів і фахівців мають дати відповіді принаймні на такі питання: чи відомий їм знак; для яких товарів і/або послуг застосовується знак; яка саме особа, на їх думку, є власником знака або виробником товарів, маркованих знаком, і/або надавачем послуг, для яких знак застосовується; з якого часу їм відомий знак; що для них є джерелом інформації про знак.

. Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання та просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується.

Інтенсивність використання знака на території України може підтверджуватися відомостями про обсяг реалізації товарів і/або послуг, відносно яких застосовується знак; перелік регіонів України із зазначенням населених пунктів, у яких здійснювалась реалізація таких товарів і/або послуг; середню кількість споживачів товарів і/або послуг на дату, указану в заяві; коло споживачів та їх специфіку залежно від характеру товарів і/або послуг; положення виробника на ринку у відповідному секторі економіки; обсяги експорту (імпорту) товарів, щодо яких застосовується знак; цінність (вартість) знака згідно з даними річних фінансових звітів (при цьому методика оцінки знака визначається його власником).

Тривалість використання знака може підтверджуватися відомостями про дату початку використання знака та про безперервність його використання.

Рекламування знака може підтверджуватися відомостями про способи рекламування маркованих товарів у різних засобах інформації, включаючи Інтернет; кількість споживачів такої реклами; витрати на рекламування, зокрема фінансові документи (звіти) щодо витрат на рекламу.

.Тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним.

Якщо знак зареєстровано в інших країнах, то заявником можуть бути надані відомості про кількість таких реєстрацій та строки їх дії.

Якщо знак використовується в інших державах, зокрема в тих, що мають давні економічні і торговельні зв'язки з Україною, то заявником можуть бути надані відомості про факт такого використання.

. Свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами.

Якщо знак уже визнаний добре відомим в інших країнах, то заявником можуть бути надані відомості про рішення щодо цього факту, прийняті компетентними органами цих країн.

. Цінність, що асоціюється зі знаком.

Заявником можуть бути надані також й інші відомості, які, на його думку, свідчать про добру відомість його знака в Україні стосовно товарів і/або послуг, що ним виробляються і/або надаються.

Слід зазначити, що відношення фахівців до опитування населення як доказу відомості торговельної марки є неоднозначним. Фахівці, які виступають проти опитування як можливості об’єктивного підтвердження чи спростування широкої відомості торговельної марки, аргументують свою позицію тим, що отримані в результаті опитування дані не можуть вважатись достовірною інформацією, оскільки існує велика вірогідність їх перекручення на користь зацікавленої особи.

В цьому випадку йдеться не стільки про зазначення в результатах дослідження тих показників, яких в дійсності не було, скільки про використання дослідником при опитуванні деяких методів, які свідомо призведуть до отримання даних, необхідних зацікавленій особі.

Незважаючи на зазначені проблеми, в ряді країн, як і в Україні, опитування визнається одним із засобів доказування відомості торговельної марки, яке може стати основою рішення компетентного органу. Наприклад, в США, скандинавських країнах та Німеччині виходять з того, що за умови відповідності опитування певним критеріям, гарантується отримання реальних результатів.

На жаль, в Україні опитування як форма участі споживачів товарів чи послуг у визначенні їх популярності, якості, відомості торговельної марки, а також їх виробника ще не достатньо досліджені на науковому рівні соціологами, психологами, маркетологами, іншими фахівцями.

Багато фахівців вважають, що ступінь відомості торговельної марки у певному секторі суспільства є достатнім доказом відомості торговельної марки. Саме цей фактор вони вважають найважливішим для визнання знака добре відомим, тоді як інші перераховані вище фактори є досить відносними і тому мають оцінюватись обережно.

Так, у сучасному світі тривалість використання торговельної марки не завжди свідчить про наявність чи відсутність її загальної відомості. В сучасному суспільстві завдяки інформаційним технологіям торговельні марки можуть стати загальновідомими як протягом невеликого проміжку часу - від декількох років до декількох місяців, так і втратити з часом свою популярність і привабливість.

Всі докази щодо відомості торговельної марки повинні критично оцінюватись компетентним органом і розглядатись в сукупності, оскільки жоден з них, взятий окремо від інших, не може вважатись необхідним та достатнім доказом.

Знак, визнаний добре відомим в Україні за рішенням Апеляційної палати, заноситься до Переліку знаків, визнаних добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, який ведеться останнім.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні.

При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака, та його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Варто зазначити, що в ст. 6bis Паризької конвенції йдеться лише «про ідентичні або подібні продукти», в той час як в економічно розвинених країнах з’явилася необхідність захищати права на знамениті марки щодо товарів і послуг «відмінних від тих, для яких зареєстровано товарний знак». Ситуація змінилась з прийняттям Угоди TRIPS, згідно з ч. 3 ст. 16 якої, до торговельних марок, що охороняються щодо неоднорідної продукції, застосовуються положення ст. 6bis Паризької конвенції. Передумовою виникнення такої правової охорони є визнання торговельної марки знаменитою рішенням компетентного органу.

1.3 Умови надання правової охорони знакам для товарів і послуг

Допускаючи до реєстрації як знаки для товарів і послуг широке коло умовних позначень, українське законодавство вказує водночас на позначення, які не визнаються знаками для товарів і послуг. Воно виходить при цьому зі світової правової практики та міжнародних зобов’язань України.

Умови, яким повинно відповідати позначення для того, щоб бути здатним служити як торговельна марка, достатньо стандартні в усьому світі. В принципі слід розрізняти два різних типи умов.

Перший тип умов відноситься до основного призначення торговельної марки, а саме її функції відрізняти товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг інших підприємств. З цієї функції випливає, що торговельна марка повинна бути дистинктивною, або здатною відрізняти різні товари.

Другий тип відноситься до можливого негативного впливу торговельної марки, якщо вона вводить в оману, або якщо порушує публічний порядок чи мораль.

Ці типи (види) умов існують практично у всіх національних законах про торговельні марки. Вони також чітко викладені у статті 6quinquis В Паризької конвенції, в якій зазначено, що товарні знаки, які користуються охороною відповідно до статті 6quinquis А, можуть бути відхилені при реєстрації тільки в тому випадку, якщо «вони позбавлені будь-яких розрізняльних рис» або якщо «вони суперечать моралі чи публічному порядку і, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість».

Згідно ч. 1 ст. 5 Закону: «Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом».

Позначення, вважається таким, що суперечить публічному порядку, якщо у позначенні наявні, зокрема антидержавні, расистські лозунги; емблеми та найменування екстремістських організацій; зображення, що відтворюють насильство; зображення або імітація (спотворення) державних символів за умови, що включення їх до знаку може зачіпати інтереси (суперечити інтересам) держави тощо.

Публічний порядок - імперативні норми господарського законодавства та норми, що призначені захищати (охороняти) права споживачів. Тобто, вияви недобросовісної конкуренції або недобросовісні наміри вважаються такими, що суперечать публічному порядку.

Позначення вважається таким, що суперечить принципам гуманності і моралі, якщо позначення належить, зокрема до позначень порнографічного характеру, або містить заклики антигуманного характеру, в тому числі вияви расової нетерпимості, богохульні вирази, вирази «ненормативної» лексики, слова та зображення непристойного змісту, нецензурні слова та вирази, елементи релігійної символіки, якщо їх використання у знаку може зачіпати або ображати почуття віруючих тощо

Правові основи захисту суспільства від розповсюдження продукції, що негативно впливає на суспільну мораль встановлює Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20 листопада 2003 року № 1296-IV.

Цей Закон визначає суспільну мораль як систему етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов'язок, совість, справедливість.

Відповідно до статті 2 цього Закону в Україні забороняється виробництво та обіг у будь-якій формі продукції порнографічного характеру. Критерії віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер, встановлюються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері культури та мистецтв.

Виробництво та обіг у будь-якій формі продукції еротичного характеру та продукції, що містить елементи насильства та жорстокості, дозволяються виключно за умови дотримання обмежень, встановлених законодавством.

Мораль трактується філософами як система норм, що регулює поведінку людини та визначає її обов'язок перед іншими людьми і суспільством в цілому. В спеціальному законодавстві про торговельні марки норма стосовно заборони реєстрації знаків, які суперечать принципам моралі, покликана захистити споживачів від впливу назв товарів, семантика яких ображала б моральні принципи і релігійні почуття, яких дотримується та чи інша група суспільства.

Це застереження можна застосувати також до назв іноземного походження, власники яких нехтують лінгвістичними мовними особливостями країни збуту товару. Так на ринках України споживачів встигли «порадувати» своїми яскравими назвами мінеральна вода «BlueWater», сосиски «Perdu», дитяче харчування «Вledinа», вікна «Rehau», мило «Duru» тощо.

Підстави для відмови в наданні правової охорони викладені в ст. 6 Закону. Не можуть одержати правову охорону:

. Позначення, які зображують або імітують державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми), офіційні назви держав, емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій, офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки, нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників.

Не допускається також будь-яка стилізація чи імітація (спотворення) державної символіки в знаках, наприклад непристойні зображення і емблеми органів державної влади або зображених політичних партій.

Наприклад, якщо знак є стилізованим зображенням малого Державного герба України у вигляді всміхненого дракона, то це суперечить суспільним інтересам, оскільки образ дракона в фольклорі асоціюється із силами зла і його об'єднання з державною символікою неприпустимо.

Крім офіційної державної символіки кожна держава визначає офіційними, тобто такими, що застосовуються в офіційних державних документах або на державному рівні певні печатки, пробірні, гарантійні, контрольні клейма. Тобто це положення не передбачає як підставу для відмови зображення у складі знака печатки будь-якої юридичної особи.

Позначення, які складаються лише з символів, не можуть виконувати функції знаків, оскільки вони мають офіційний характер і так чи інакше пов’язуватимуться споживачами з носіями цих символів, а також спроможні ввести споживачів в оману відносно походження продукції.

Крім того, згідно ст. 6ter Паризької конвенції охороняються позначення країн-учасниць Союзу і міжнародних міжурядових організацій (таких, як Організація Об’єднаних Націй).

Так, згідно Найробського договору про охорону олімпійського символу - п’ять переплетених кілець - він не може бути зареєстрований як торговельна марка.

Якщо елемент у вигляді офіційного контрольного, гарантійного, пробірного клейма, а також печатки або зображення офіційних нагород та інших відзнак входять до складу складного знака для товарів і послуг і не є домінуючими, необхідно мати підтвердження правомочності його включення в знак. Якщо таке підтвердження надається, то реєстрація проводиться з дискламацією, тобто цьому елементу не надається самостійна правова охорона, а тільки у складі даного знака.

Заборона застосування офіційних клейм і печаток, якщо вони призначені для маркування конкретних товарів, діє тільки у тому разі, якщо позначення, що збігаються або схожі з ними, призначаються для використання стосовно товарів, що є однорідними з товарами, на яких проставляються ці клейма і печатки.

Документом, що підтверджує застосування зображень офіційних нагород може бути, наприклад, копія диплома на медаль, отриману на офіційному конкурсі або виставці вин (якщо цю медаль нанесено на етикетку, подану на реєстрацію як знак для товарів і послуг). У разі підтвердження правомочності включення в знак таких елементів під час реєстрації вони дискламуються.

Можуть бути зареєстровані як знак для товарів і послуг позначення, що являють собою зображення нагород, реально не існуючих, у тому разі, якщо це зображення носить явно фантазійний характер.

. Позначення, які не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

Розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначенні певних індивідуальних ознак, які можуть бути пов'язані з формою або змістом знака і є такими, що надають знаку привабливості, виразного або своєрідного характеру, через що привертають увагу споживача і сприяють виконанню знаком розрізняльної функції. Розрізняльна здатність - це внутрішня властивість знака, обумовлена його зовнішньою формою і ступенем сприйняття.

Окремі елементи позначення знака можуть не мати розрізняльної здатності, проте, у комбінації з іншими елементами, загальна композиція знака може набути ознак розрізняльної здатності. При цьому, якщо окремий елемент позначення займає у ньому домінуюче положення, позначення в цілому вважається таким, що не має розрізняльної здатності.

Звичайно не мають розрізняльної здатності позначення, в яких відсутні ознаки індивідуальності, а також позначення, які через велику кількість (частоту) застосувань втратили ознаки індивідуальності.

Не мають розрізняльної здатності позначення, що:

) складаються лише з одного елемента, занадто простого та часто вживаного (складаються лише з однієї літери, цифри або з комбінації літер та цифр, графічне відтворення яких має звичайне, не фантазійне виконання; лінії, прості геометричні фігури, які не мають характерного графічного виконання).

Однак, коли композиція зазначених елементів не є їх механічним з'єднанням, а створює органічне сполучення, яке дає якісно новий рівень сприйняття знака загалом, відмінний від сприйняття його окремих складових елементів, а букви, цифри та їх з'єднання виконано в характерній графічній манері, завдяки якій за композицією і графічним рішенням вони стають зображувальними знаками, знак підлягає реєстрації.

В кожному конкретному випадку необхідно оцінювати розрізняльну здатність фігури чи лінії або їх поєднання, а також приймати до уваги вид товару, його розмір, матеріал, з якого він виготовлений та спосіб нанесення торговельної марки. Наприклад, позиційні знаки, що на кожному екземплярі товару розміщуються в одному й тому ж певному місці - зображення алігатора на верхній лівій частині виробу фірми LA COSTA.

) є занадто складними за композицією, тобто такими, що містять велику кількість елементів, не пов'язаних загальною ідеєю, і тому сприймаються як складний набір символів, літер, цифр, зображень тощо.

Наприклад, занадто велика кількість ліній з овалами та «завитками», розташованими поруч або, які находять одна на одну і не створюють певну композицію, або такі, що сприймаються як орнамент.

) є надмірно стилізованими, які не здатні вирізнити товар (послугу) однієї особи серед інших;

) є словесними позначеннями загальномовного фонду, які часто використовуються у складі знака, такі як - «International» (міжнародний), «General», «Sресіаl», «Люкс» тощо;

) реалістичне або схематичне зображення товарів, що заявляються на реєстрацію як торговельні марки для позначення цих товарів.

Зображення товарів не має розрізняльної здатності в силу того, що однорідні товари виготовляються різними виробниками та надання одному з них права на виключне використання зображення товару позбавило б інших можливості використання такого ж позначення у рекламі, на упаковці, тощо, що тягне за собою зіткнення інтересів різних виробників.

Однак, якщо зображення товару чи його окремих складових частин дано в якому-небудь характерному виконанні, тобто якщо зображення набуває розрізняльні ознаки та його схожість з реалістичним зображенням перестає бути визначальним фактором сприйняття, то таке зображення може бути зареєстровано як торговельна марка;

) є загальновживаними скороченнями.

Загальновживаними вважаються такі скорочення, які утворені шляхом відсікання, стягування чи поєднання слів, та застосовуються для всіх граматичних форм одного й того ж самого слова чи слів незалежно від року, числа, відмінка й часу, та які у певних галузях призначені для загального використання всіма і тільки в одному певному значенні.

До таких позначень належать, зокрема, скорочені найменування організацій, підприємств, галузей тощо та їх абревіатури, загальноприйняті скорочення, наприклад, сантиметр - см, науково-дослідний інститут - НДІ, український - укр., гривня - грн., науково-технічна інформація - НТІ, загальновживана абревіатура, наприклад: «ВАТ», «ТОВ», «АТЗТ», «СПД».

. Складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

Загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду вважаються такі назви, які використовуються усіма виробниками цих товарів чи особами, що надають ці послуги, в одному, відомому та визнаному усіма ними значенні та не потребують додаткового аналізу і доказів.

Реєстрація загальновживаного позначення на ім’я одного з виробників неправомірно обмежувала б інших виробників вільно використовувати його в цивільному обігу.

До позначень, що є загальновживаними як позначення товарів певного виду, належать також позначення, які використовувались як знак для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару різними виробниками (особами), увійшли у повсякденну мову як видова назва цього товару (використовуються як синоніми номенклатурної назви), тобто стали видовими поняттями, що відображають істотні ознаки певних товарів. Позначення настільки «зжилось» з товаром, який воно повинно було виділяти, що з певним часом перетворилось в його нову видову назву та стало вільним позначенням. Виникла так звана втрата знаком індивідуальності.

Це особливо характерно для торговельних марок, які використовуються для нових товарів, які тільки що з’явились на ринку. Наприклад, ескалатор, лінолеум, руберойд, целофан, вазелін, новокаїн, ескімо, нейлон тощо.

При цьому необхідно враховувати, що позначення, яке внесено до офіційних видань як видова назва товару з позначкою «застаріле слово», тобто яке у минулому було загальновживаним як позначення товару певного виду, проте в подальшому використання цього товару під такою назвою було припинено і забуто та зникло з повсякденної мови, то таке позначення може мати розрізняльну здатність. Наприклад, слово «яхонт» раніше використовувалось як назва певного виду дорогоцінного каменю (рубін). Проте, на сьогодні воно зникло з повсякденної мови як назва товару і є «застарілим словом» і може бути зареєстровано як знак.

Позначення вважається загальновживаним як позначення товару (послуги) певного виду, якщо воно пов'язується лише з видовими ознаками і/або властивостями товару (послуги) та не пов'язується з ознаками і/або властивостями товару (послуги), які додатково надані йому (їй) ініціативною діяльністю певної особи.

Зокрема, загальновживаним позначенням як позначення товару (послуги) певного виду є: номенклатурна (загальна, родова, видова) назва товару (послуги), наприклад, автомобіль, олія соняшникова, пошив одягу; назва певного живого організму (сорту рослин, породи тварин, штаму мікроорганізму тощо), наприклад, пшениця «Миронівська», корова «Українська чорно-ряба»; штам мікроорганізму Staphilococcus «АТСС 6538»; назва певного іншого товару (послуги), яка добросовісно застосовується кількома незалежними одна від одної особами, наприклад, хліб «Український», вода «Лимонад», магазин «Дитячий світ», лікарські засобі «Аскорбінова кислота» .

. Складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема, вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Описовими вважаються позначення, які прямо вказують (описують) на товар чи послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або описують його складові чи інші характеристики, властивості тощо, можливий результат або ціль використання цього товару чи послуги тощо.

До таких позначень належать, зокрема прості назви товарів; прямі зазначення категорії якості товарів або такі, що їх описують; властивості товарів, в тому числі такі, що носять хвалебний характер; матеріал, або склад сировини; вагу; об'єм; ціну товарів; дату виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва; зображення нагород, що присуджені товарам; найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників; цілі або результат використання певних товарів і послуг; географічні терміни (топоніми), які певним чином описують географічне походження товару чи послуги. Такі позначення характеризують товар, а не індивідуалізують його. Прикладами таких позначень служать словесні знаки «Elegant», «Primat», «Premier».

При цьому на описовість зображення не впливає, на якій мові воно подано, наприклад: «Фітинг» - вид товару; «elastic» - якість і властивості товару; «Lux», «Super» - якість товару, яка має хвальний характер; «ALO» - склад товару; «20 штук» - кількість товару; «Formen» - призначення товару; «Ціна 7 гривень» - цінність товару; «Зроблено в Україні» - місце виготовлення; 1998 - дата виготовлення.

. Позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Оманливі позначення (знаки) - позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей (істотності) або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

Наприклад, вважаються оманливими позначення:

·        з використанням зображення плоду-коробочки бавовни або з зазначенням - Natural для виробів із синтетичних волокон;

·        з вказівкою MADE IN U.S.A. на етикетках для виробів, які насправді не мають ніякого відношення до США;

·        комбінованого позначення (етикетки), до складу якого включено словесний елемент назва товару, призначеної для маркування конкретного товару, заявлене відносно інших товарів, (наприклад, етикетка для товару - мило, заявлена відносно всіх інших миючих засобів, вказаних у переліку товарів);

·        які побічно вказують на вид конкретного матеріалу, з якого може бути виготовлено товар, а заявлені відносно товарів, виготовлених з інших видів матеріалів (наприклад, вигадане словесне позначення «PLASTICOL» для паперових виробів, яке, через наявність у ньому частини - PLASTIC - пластмаса, побічно вказує на те, що товар виготовлено з пластмасового матеріалу);

·        «БАЛЕТ» із зображенням балерини для послуг театру драми тощо.

Проте, в деяких випадках позначення можуть містити фактично неправдиві відомості про походження товару або про товар або послугу, але через нереальність асоціацій не можуть бути визнані оманливими.

До такої категорії відносяться знаки, які не сприймаються пересічним споживачем як такі, що вказують на зв'язок між товаром і певним географічним місцем, або сприймаються як фантазійні відносно певного товару або послуги.

Наприклад, не визнаються оманливими через нереальність асоціацій позначення (знаки) «АНТАРКТИДА» для кондиціонерів, що виготовляються, в Україні або в Італії; «САХАРА» для послуг соляріїв; «БАЛЕТ» для товару - пудра косметична; «АРРLЕ» - для комп'ютерів тощо.

Позначення, що може ввести в оману споживача це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності.

До позначень, що можуть ввести в оману, відносяться й такі, в яких окремі компоненти можуть ввести в оману (наприклад, використання зображення географічної карти або відомого місця, архітектурних об'єктів або зображення людини у національному костюмі певної країни тощо).

Наприклад, один споживач добре знає, що Хартвел - одне з найбільших озер на південному заході США і одне з найпопулярніших місць відпочинку в Токкоа - невеликому місті в штаті Джорджія (США), інший споживач не знає й того, що Атланта - адміністративний центр того ж штату і центр культури і бізнесу афроамериканців. Таким чином, перший споживач потенційно може бути введений в оману знаком «Хартвел» на італійському товарі, а другий, через відсутність відповідних знань, не буде введений в оману і відносно знака «Атланта» на товарі з Туреччини .

Діями, що вводять споживача в оману, є також використання на товарі вказівки, наприклад про те, що упаковка печива містить менший вміст калорій, ніж інша (просто тому, що вона має меншу вагу).

Реальну можливість введення в оману споживача можуть мати як словесні, так і зображувальні позначення (знаки), а також комбіновані позначення (знаки).

Наприклад, позначення (знак) - «UKRAINIAN GIRL» в поєднанні з зображенням дівчини в національному українському костюмі поряд з дачним будиночком в карпатському стилі на фоні карпатського ландшафту, заявлене канадською фірмою відносно товару «одяг», може ввести споживача в оману щодо географічного походження товару. В даному випадку, як семантика знака «UKRAINIAN GIRL» - українська дівчина, так і зображувальна частина позначення - будиночок в карпатському стилі на фоні карпатського ландшафту, містять інформацію, що побічно вказує на зв'язок із географічним районом походження товарів - Україною.

Відповідно споживач сприйматиме товари, марковані таким позначенням, як вироблені в Україні, що може бути введенням в оману щодо місця походження товарів.

. Позначення, які складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами.

Загальновживані символи - це сталі символи, або умовні позначення (розпізнавальні знаки), що застосовуються в різних галузях науки і техніки, такі як позначення хімічних елементів, символи з різних систем одиниць, умовні, графічні позначення в принципових схемах, або умовне позначення якогось предмета, поняття, явища, величини, запроваджене певною наукою тощо.

Загальновживаним символом, зокрема, є: окрема літера, цифра, яка не має характерного графічного виконання; позначення, що символізує певну галузь господарства чи сферу діяльності, до якої належать товари чи послуги, зазначені у заявці; умовне позначення, що застосовується в певній сфері людської діяльності, зокрема, позначення хімічного елемента, символ з будь-якої системи одиниць, умовне та графічне позначення в принциповій схемі.

Такі позначення також могли спочатку виступати в якості торговельних марок, але в зв’язку з тим, що їх стали застосовувати незалежно один від одного різні виробники в одній і тій же галузі діяльності, вони втратили ознаки торговельних марок. Прикладами таких символів є- змія та чаша (в медицині), - пляшка, бокал, виноградна лоза (у виноробній справі), для підприємств швейної промисловості - швейна голка та ножиці.

Терміни - це слова або усталені словосполучення, за якими закріплено чітко окреслене спеціальне поняття в якій-небудь сфері знань (науці, технології, мистецтві, суспільному житті тощо) або слово чи вислів, що вживається в тому чи іншому середовищі, на певній території, людьми певного фаху, сукупність яких складає термінологію, або термінологічну систему, в якій зосереджено понятійний апарат даної науки чи галузі.

Загальновживаним терміном, зокрема, є: лексична одиниця, професійний термін, притаманні певній галузі науки і технології, а також слова або усталені словосполучення, які у певній галузі призначені для загального використання і є засобом професійного спілкування. Наприклад: «консоль», «антистрес», «анестетик», «антисептик», «кобальт», «манометр», «тензор» тощо.

Загальновживані символи і терміни є перешкодою для реєстрації знака, якщо знак заявлено для товарів і послуг, які відносяться до тієї ж галузі, що і загальновживані символи і терміни, проте можуть бути зареєстровані для товарів, не пов’язаних з цієї галуззю.

. Позначення, які відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

До позначень, що відображають лише форму, яка надає товару істотної цінності, відносяться позначення, форма яких примітна лише своїм декоративним оформленням, і цінність товару підвищується лише тільки через зовнішню привабливість знака, а не через якість і популярність цього товару.

Форма товару вважається обумовленою його природним станом чи необхідністю отримання технічного результату, якщо вона випливає безпосередньо з його природи, технічної або практичної функції. Наприклад, звичайна форма електричної вилки з ріжками, стандартна форма флакону або пляшки є необхідними для виконання технічної та практичної функції цих товарів.

Ці позначення, крім оманливих, або таких що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bіs Паризької конвенції про охорону промислової власності;

фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:

) промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам. Одне й теж зображення може бути зареєстровано і як торговельна марка, і як промисловий зразок.

) назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників.

Дана вимога направлена на захист власника авторських прав, оскільки використання таких позначень з однієї сторони забезпечує власнику торговельної марки отримання за рахунок автора додаткового прибутку, а з іншої сторони - нанести моральну та матеріальну шкоду інтересам автора твору чи іншого власника авторських прав.

) прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Даний критерій дозволяє захистити особисті немайнові інтереси відомих осіб, з однієї сторони, та не суперечить принципам гуманності і моралі, з іншої, тому що використання прізвища відомої особи в зв’язку з торгівлею товарами може призвести до зниження його імені, репутації.

Хоча, безумовно, такі позначення є дуже привабливими для підприємців. Магнетизм відомого прізвища чи портрету на товарах притягує споживача, на нього впливають авторитет відомої особи, та попит на товари неспинно збільшується.

Cлід зауважити, що ст. 6 Закону виділяє окремо групу позначень, які не мають розрізняльної здатності, а нижче перераховані інші групи позначень, які також відносяться до таких, які не мають розрізняльної здатності.

Основна проблема полягає в тому, що вітчизняний законодавець вживає термін «позначення, які не мають розрізняльної здатності» не в якості узагальнюючого поняття для всіх вищезгаданих категорій позначень, а лише стосовно однієї групи - позначень без відмітних ознак.

Наявність такого правового положення характерна не лише для національного законодавства України, але також для зарубіжної законодавчої практики. В зв’язку з чим правова доктрина змушена вживати один і той самий термін - позначення, які не мають розрізняльної здатності - у двох значеннях: широкому (як узагальнюючого терміну для всіх груп позначень, які об’єктивно чи суб’єктивно не можуть виконувати функції торговельних марок) та вузькому (для вказівки лише на одну з вищеназваних груп у відповідності з нормами законодавства про торговельні марки).

Професор Сергєєв О.П. та Демченко Т.С. вважають, що найпростішим рішенням даної проблеми могло б бути введення до законодавства нового терміну, який більш чітко відображатиме сутність саме тих позначень, у яких відсутні «ознаки оригінальності та індивідуальності».

Зокрема, для вказівки на цю категорію знаків можна застосовувати термін «позначення, які не мають відмітних ознак». За таких обставин, доктрина буде оперувати двома термінами - «позначення, які не мають розрізняльної здатності» та «позначення, які не мають відмітних ознак». В результаті ми уникнемо некоректності тлумачення поняття «розрізняльна здатність» як в теоретичних дослідженнях, так і в правозастосовчій практиці.

Крім того, оманливі позначення, або такі, що можуть ввести в оману не відносяться до позначень, які не мають розрізняльної здатності, їх можна віднести до знаків з можливим негативним впливом, як наприклад, позначення що суперечать принципам гуманності та моралі.

Враховуючи вищевикладене та рекомендації ВОІВ щодо торговельних марок, можна викласти умови надання правової охорони, встановлені ст.ст. 5, 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в наступній редакції:

«1. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення:

ü  які суперечать публічному порядку, принципам гуманності і моралі;

ü  є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

ü  які зображують або імітують державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми), офіційні назви держав, емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій, офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки, нагороди та інші відзнаки.

. Не можуть одержати правову охорону позначення, які не мають розрізняльної здатності, а саме:

ü  позначення, які не мають відмітних ознак та не набули таких внаслідок використання;

ü  складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

ü  складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

ü  відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності».

Згідно Річного звіту Державної служби інтелектуальної власності в Україні за 2011 рік до Установи надійшло 21091 заявок на знаки для товарів і послуг. Активність національних заявників у поданні заявок порівняно з попереднім роком практично не змінилася, іноземних - зросла на 9% (табл. 1, рис.1).

У звітному році зареєстровано 16677 свідоцтв на знаки для товарів і послуг. Із загальної кількості зареєстрованих свідоцтв 12854 (77,1%) становлять реєстрації на ім’я національних заявників.

Станом на 1 січня 2012 р. зареєстровано 150077 свідоцтв на знаки для товарів і послуг, є чинними 133411 Таблиця 1.

Таблиця 1. Надходження заявок та реєстрація свідоцтв на знаки для товарів і послуг за національною процедурою

1.4 Спосиби захисту прав на знак для товарів і послуг

Торговельна марка є засобом індивідуалізації учасників цивільного обороту та виробленої ними продукції, є важливим та невід’ємним елементом ринкової економіки. Від інтенсивності використання засобів індивідуалізації у більшості випадків залежить успішність бізнесу, підприємницький імідж та розмір отриманого учасниками прибутку.

Необхідність забезпечення надійної правової охорони товарних знаків визнана вже досить давно. Власники товарних знаків послідовно відстоюють необхідність того, щоб такому важливому об'єкту промислової власності, який є стимулом для інвестицій, був забезпечений певний рівень юридичного захисту. Це особливо важливо для країн з перехідною економікою.

Відсутність належного рівня правової охорони та правового забезпечення товарних знаків стримує ініціативу підприємців та інвесторів міжнародного рівня, які мають змогу витрачати значні фінансові ресурси на просування високоякісної фірмової продукції.

Не менше зацікавлені у надійній правовій охороні своїх товарних знаків вітчизняні виробники. Все це сприяє розвитку економіки не тільки зовні, але і з середини. Звернемося до доповіді Комітету по патентах Сенату США, який був підготовлений у 1946 році для представлення у Сенаті Закону про товарні знаки, відомого як Закон Ленхема:

«Товарні знаки насправді є квінтесенцією конкурентної боротьби, тому що, даючи змогу покупцеві розрізняти товари, надають можливість вибору між конкуруючими товарами. Наявність товарного знака спонукає виробника до конкуренції, надавати діловій спільноті можливість використовувати переваги репутації та престижу, упереджуючи перехід споживача від тих, хто створив товарний знак до тих, хто не має до нього ніякого стосунку».

Неправомірне використання знаків для товарів і послуг, а також інші дії, що заподіюють чи можуть заподіяти шкоду власникові прав на них, зумовлюють цивільно-правову та кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

На жаль, за останні роки порушення в даній сфері в зв’язку із загальним послабленням правопорядку в країні і розвитком приватнопідприємницької діяльності досягли невиданих раніше масштабів.

Український ринок буквально переповнений підробленими низькоякісними товарами, які імпортуються, а також виробляються всередині країни дрібними приватними підприємцями та фізичними особами, які займаються підприємницькою діяльністю.

Відповідно до ст. 16 і 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» порушенням прав власника на знак для товарів і послуг визнається несанкціоноване застосування цього знака на товарах і при наданні послуг, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, при демонстрації експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, на бланках та іншій документації. Ії ознакою є введення товарного знаку чи товару, позначеного цим знаком, в господарський обіг.

Якщо такої мети особа, яка використовує товарний знак чи товар, що маркованим чужим товарним знаком, не переслідує, його дії не створюють порушення.

Так, наприклад, саме по собі зберігання товару, маркованого чужим товарним знаком, коли зберігач лише надав складські приміщення для зберігання товару, який збирається пустити в обіг інша особа, порушенням прав власника товарного знаку зі сторони зберігача не являється. Навпаки, якщо зберігання продукції з товарним знаком, використовується без дозволу його власника, здійснюється з метою введення такої продукції в господарський обіг, воно визнається порушенням прав на товарний знак.

Захист прав на знаки для товарів і послуг здійснюється переважно в юрисдикційній формі в межах адміністративної, цивільно-правової та кримінально-правової процедур. Адміністративно-правовий захист порушених прав або прав, що оспорюються, полягає, по-перше, у звертанні із заявою про порушення правил добросовісної конкуренції до Антимонопольного комітету України чи його територіальних органів і, по-друге, у подачі скарги до вищого за належністю органу організації-порушника, якщо такий існує.

Основні правові засади охорони прав інтелектуальної власності викладені в Цивільному та Господарському кодексах України та спеціальному законодавстві з охорони прав інтелектуальної власності.

Захист прав інтелектуальної власності - це заходи, які застосовуються у випадках, коли права на той чи інший об’єкт інтелектуальної власності порушені чи оскаржені. Відповідно до норм чинного законодавства це передбачена законом діяльність із визнання, поновлення прав, а також усунення перешкод, що стають на заваді реалізації прав та законних інтересів суб’єктів права у сфері інтелектуальної власності.

Деякі автори дають поняття захисту прав інтелектуальної власності, як передбачену законом діяльність уповноважених державних органів по визнанню, поновленню прав, а також усунення перешкод, що стають на заваді реалізації прав та законних інтересів суб’єктів права у сфері інтелектуальної власності.

Однак, відповідно до ст. 19 ЦКУ, особа має право на самозахист свого цивільного права та права іншої особи від порушень і протиправних посягань.

Самозахистом є застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства. При цьому, способи самозахисту мають відповідати змісту права, що порушене, характеру дій, якими воно порушене, а також наслідкам, що спричинені цим порушенням.

Способи самозахисту можуть обиратися самою особою чи встановлюватися договором або актами цивільного законодавства.

Тобто, захист може провадити не тільки спеціально уповноважені органи а і сама особа, права якої порушені. Наприклад, при порушенні прав на знак для товарів і послуг, за заявою власника свідоцтва може бути проведене спеціальне дослідження, з висновком про наявність схожості до ступеню змішування знаків. Після чого, правовласник може направити претензію порушнику про припинення незаконних дій.

Діяльність щодо захисту прав здійснюється у встановленому законодавством порядку, тобто із застосуванням належної форми, засобів і способів захисту. Захист прав на торговельну марку в судовому порядку є найбільш дієвим і ефективним для встановлення істини.

Слід зазначити, що основна кількість справ стосується знаків для товарів та послуг - це близько 90% від загальної кількості судових справ, пов’язаних з промисловою власністю.

Частиною 1 ст. 432 ЦКУ передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності.

В ч. 2 ст. 16 ЦКУ визначені загальні способи захисту права інтелектуальної власності, перелік яких не є вичерпним.. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, ніж той, що встановлений договором або законом.

Загальним порядком захисту порушених прав на знаки для товарів і послуг є їхній цивільно-правовий захист, реалізований у межах судового (позовного) порядку. Нині більшість спорів, пов'язаних із порушенням названих прав належать до компетенції господарських судів. Щодо спорів, де однією із сторін є фізична особа, то вони розглядаються місцевими судами.

Способи захисту порушених прав на знаки для товарів і послуг або прав, що оспорюються, полягають у такому, - передусім власник прав на знак для товарів і послуг, права якого оспорюються або не визнаються іншими особами, може вимагати офіційного визнання цих прав. Однак з урахуванням того, що виникнення прав на ці знаки залежить від їх державної реєстрації, для заяви подібних вимог немає підґрунтя. Спори такого роду виникають здебільшого при реорганізації юридичних осіб, якщо в ході її нечітко визначені права та обов'язки знов утворених організацій.

Крім того, позов про визнання прав на знак для товарів і послуг може бути заявлений особою, яка претендує на охорону прав на її знак на підставі того, що він добре відомий на території України.

Найпоширенішим способом захисту прав на знаки для товарів і послуг, що випливає з порушення прав на цей знак, є вимога про припинення його подальшого використання. Цю вимогу можна заявити і з метою недопущення правопорушення, що готується. Наприклад, коли незаконно маркований чужим позначенням товар тільки готується до реалізації або ввезення на територію країни.

До цього способу захисту прав подібна вимога про вилучення з товару або його упаковки незаконно використовуваного знака для товарів і послуг чи позначення, схожого з ним до ступеня змішування, або знищення вже виготовлених зображень знака. Нерідко це зробити неможливо без заподіяння істотної шкоди самому товару. Вважаємо, що у таких випадках товар підлягає знищенню чи переробці.

Якщо внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг були заподіяні збитки, вони повинні відшкодовуватись у повному обсязі. Потерпілим тут є власник прав на знак, який і має право на відшкодування збитків. Коли правопорушенням зачіпаються законні інтереси ліцензіатів, їх теж треба розглядати як потерпілих, що мають право на відшкодування збитків. Власник прав на знак для товарів і послуг як упущену вигоду може вважати доходи, що отримані особами, які незаконно використовували цей знак.

Особливим способом захисту на товарний знак є опублікування судового рішення з метою відновлення ділової репутації потерпілого. Текст, територія та час опублікування судового рішення повинні визначатися самим судом. При цьому суд повинен керуватися принципами розумності та достатності.

Розглянуті способи захисту прав переважно застосовуються у позадоговірній сфері. Якщо знак для товарів і послуг використовується на ліцензійній основі, захист прав власника здійснюється за допомогою засобів, які визначені сторонами в ліцензійному договорі.

Річний звіт за 2011 рік Державної служби інтелектуальної власності України оперує наступними показниками:

у 2011 р. судами України відкрито провадження у 196 справах, пов’язаних із захистом прав на об’єкти промислової власності, в яких одними із учасників виступали Державна служба та/або заклад експертизи (Державне підприємство «Український інститут промислової власності»), з них:

• в адміністративних судах - 33 справи;

• у господарських судах - 104 справи;

• у судах загальної юрисдикції - 59 справ.

Судові справи, за якими провадження відкрито в 2011 р., розподілилися за предметом спору таким чином:

• про визнання недійсним рішення Апеляційної палати - 6;

• про визнання недійсними: патентів на винаходи - 3, патентів на корисні моделі - 2, патентів на промислові зразки - 7; свідоцтв на знаки для товарів і послуг повністю - 68 та частково - 3; дії міжнародних реєстрацій - 2;

• проти рішень Державної служби: за заявками на винаходи - 8, на корисні моделі - 1, на знаки для товарів і послуг - 23;

• про дострокове припинення дії охоронних документів - 38;

• про визнання недійсними договорів про передачу прав власності - 14;

• про визнання позивача особою з особливими заслугами перед Батьківщиною - 1;

• про захист прав інтелектуальної власності - 20.

За рішеннями судів у 2011 р. визнано недійсними 22 свідоцтва на знаки для товарів і послуг, 7 патентів на промислові зразки, 1 патент на корисну модель.

Загалом у звітному році в провадженні судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій знаходилося 430 справ (3 справи 2005 р., 5 - 2006 р., 8 - 2007 р., 31 - 2008 р., 70 - 2009 р.,117 - 2010 р. та 196 справ 2011 р.).

2. Вирішення спорів щодо торгівельних марок у господарських судах України

2.1 Система і структура господарських судів

Відповідно до Перехідних положень Конституції України від 28.06.96 і Закону України «Про арбітражні суди» арбітражні суди були відособленою ланкою судової системи і здійснювали правосуддя в господарських правовідносинах відповідно до чинного законодавства до повного формування системи судів загальної юрисдикції в Україні. Діяла така система судів:

·   суди загальної юрисдикції (місцеві, апеляційні і Верховний Суд України)

·   арбітражні суди (обласні і Вищий арбітражний суд України)

·   Конституційний Суд України.

З введенням в дію в червні 2001 року «малої судової реформи» статус господарських судів істотно змінився. Діяюча Конституція України передбачає лише дві гілки в системі судів:

·   суди загальної юрисдикції (місцеві, спеціалізовані і Верховний Суд України)

·   Конституційний Суд України.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. Господарські суди є спеціалізованими судами в системі судів загальної юрисдикції. Це незалежний орган у вирішенні всіх господарських спорів, що виникають між юридичними особами, державними і іншими органами, а також в розгляді справ про банкрутство.

Статтею 17 вказаного Закону визначено, що система судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції України будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності.

Систему судів загальної юрисдикції складають:

) місцеві суди;

) апеляційні суди;

) вищі спеціалізовані суди;

) Верховний Суд України.

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі спеціалізовані суди.

Після формування в Україні спеціалізованих судів спори у сфері промислової власності мають розглядатись трьома юрисдикційними органами в залежності від виду спору:

Ø  між заявником та відомством - адміністративними судами;

Ø  між суб’єктами господарювання - господарськими судами;

Ø  між фізичними особами - загальними судами

Отже, господарські суди України утворюють єдину триланкову систему спеціалізованих судів , яку складають:

·   місцеві господарські суди;

·   апеляційні господарські суди;

·   Вищий господарський суд України.

На цей час у відповідності до Указу Президента України № 811/2010 від 12 серпня 2010 року в Україні діють 26 місцевих господарських судів, 8 апеляційних господарських судів.

Вищий господарський суд України є найвищим судовим органом господарських судів України в здійсненні правосуддя в господарських відносинах. Функцію, компетенцію і повноваження Вищого господарського суду України можна розділити на декілька груп.

Перш за все це судовий орган касаційної інстанції, який переглядає в касаційному порядку рішення апеляційних господарських і місцевих господарських судів і, за наслідками розгляду, виносить такі процесуальні документи як ухвали і постанови.

Крім того, це аналітичний центр системи. Вищий спеціалізований суд:

1) розглядає справи відповідної судової юрисдикції в касаційному порядку згідно з процесуальним законом;

2) у випадках, передбачених процесуальним законом, розглядає справи відповідної судової юрисдикції як суд першої або апеляційної інстанції;

) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику;

) надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції та законів України у судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики; дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз'яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції;

) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Крім того, як і господарські суди першої інстанції і апеляційної інстанції, Вищий господарський суд України проводить роботу, направлену на попередження правопорушень у сфері господарських відносин.

У Вищому господарському суді України утворюються палати з розгляду окремих категорій справ у межах відповідної судової юрисдикції. Так, у 2000 р. сформована Судова палата Вищого господарського суду України з розгляду справ у господарських спорах, пов’язаних із захистом права на об’єкти інтелектуальної власності, а також відповідні колегії у складі місцевих та апеляційних господарських судів. Окремі судді господарських судів АР Крим, обласних, міст Києва та Севастополя спеціалізуються на розгляді спорів щодо зазначених прав.

Рішення про утворення судової палати, її склад, а також про призначення секретаря судової палати приймаються зборами суддів вищого спеціалізованого суду за пропозицією голови суду.

Верховний Суд України не входить до системи господарських судів України, проте, Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції.

Таким чином, система господарських судів в Україні встановлена Конституцією України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів» і складається з Вищого господарського суду України, 8 апеляційних господарських судів і 26 місцевих господарських судів.

Статистика зарубіжних країн свідчить, що значна частина складних спорів стосується або кваліфікації об’єкта промислової власності (за нашим Законом - це прерогатива адміністративного суду), або порушення прав на охоронний документ (за нашим Законом - прерогатива господарського суду). Тобто такі схожі між собою по суті спори мають розглядатись в Україні різними судовими органами.

Крім того, кваліфіковане роз’яснення таких спорів потребує, щоб судді мали технічну освіту або освіту в сфері природничих наук або спеціалізовані знання з питань охорони прав на об’єкти промислової власності.

Зрозуміло, що створювати спеціалізовані колегії в усіх юрисдикційних судових органах неможливо. Саме тому, доцільно створити ще один спеціалізований суд - Патентний, де мають розглядатись всі спори, що виникають у сфері промислової власності.

Сьогодні законодавство країни дозволяє створити спеціалізований Патентний суд за умови внесення деяких змін до Закону України «Про судоустрій України», до законів про охорону прав на об’єкти промислової власності та до процесуальних кодексів.

Необхідно розробити окремий закон про Патентний суд України, в якому визначити: підвідомчість спорів Патентному суду; законодавчі акти, якими має керувати Патентний суд; структуру Патентного суду, порядок його утворення, хто може бути суддею Патентного суду, порядок вирішення спорів, кількість та склад судових колегій, терміни розгляду справ та інші питання, - на основі досвіду зарубіжних країн. (так в Білорусії вже функціонують відповідні Патентні суди, Російська Федерація розробила Проект закону).

Доцільно, щоб Патентному суду були підвідомчі всі справи, пов’язані з охоронними документами, незалежно від їх суб’єктивного складу, підстав та предмету спору. Це обумовлено необхідністю забезпечити єдність правозастосовчої практики, а також тим, що при розгляді будь-яких спорів, пов’язаних з охоронними документами, Патентний суд має вирішувати досить схожі питання, які у практиці інших судів майже не зустрічаються.

З огляду на викладене, до компетенції Патентного суду доцільно віднести такі основні питання:

Ø  вирішення спорів між заявниками і патентними відомством щодо набуття прав на об’єкт промислової власності, включаючи оскарження рішень Апеляційної палати Установи;

Ø  вирішення спорів щодо дійсності охоронного документа і зіткнення прав на охоронний документ;

Ø  вирішення спорів про порушення права на об’єкти промислової власності;

Ø  вирішення інших суперечок, пов’язаних із використанням прав, захищених охоронними документами (наприклад, пов’язаних із видачею примусових ліцензій);

Ø  тлумачення і роз’яснення законодавства з питань промислової власності.

У рамках зазначеного кола питань, патентні суди зможуть розглядати також справи, пов’язані з недобросовісною конкуренцією.

Спеціалізовані патентні суди, які існують в інших країнах, не розглядають спори, пов’язані з авторським правом і суміжними правами. Але ідея щодо віднесення цієї категорії спорів до компетенції такого суду (у такому разі - це буде вже Суд з питань інтелектуальної власності) також має право на життя.

.2 Порядок звернення до господарських судів України

Відповідно до ст.1 ГПК право на звернення до господарського суду мають:

Ø  підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні),

Ø  громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Угода про відмову від права на звернення до господарського суду є недійсною.

Звернення до суду громадян, організацій чи посадових осіб, які відповідно до закону не є учасником судового процесу, з приводу розгляду конкретних справ судом не розглядаються, якщо інше не передбачено законом.

Згідно ст.54 ГПК позовна заява подається до господарського суду в письмовій формі і підписується повноважною посадовою особою позивача або його представником, прокурором чи його заступником, громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності або його представником.

Позовна заява повинна містити:

· найменування господарського суду, до якого подається заява;

· найменування сторін; їх поштові адреси; найменування і номери рахунків сторін у банківських установах;

· документи, що підтверджують за громадянином статус суб'єкта підприємницької діяльності;

· зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; суми договору (у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів);

· зміст позовних вимог; якщо позов подано до кількох відповідачів, - зміст позовних вимог щодо кожного з них;

· виклад обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги; зазначення доказів, що підтверджують позов; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; законодавство, на підставі якого подається позов;

· відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 Господарського процесуального кодексу України;

· відомості про вжиття запобіжних заходів відповідно до розділу V1 Господарського процесуального кодексу України;

· перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви.

У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, якщо вони необхідні для правильного вирішення спору.

Позивач, прокурор чи його заступник зобов'язані при поданні позову надіслати сторонам копії позовної заяви та доданих до неї документів, якщо цих документів у сторін немає. Такий самий обов'язок покладається на позивача у разі залучення господарським судом до участі у справі іншого відповідача, заміни господарським судом неналежного відповідача.

До позовної заяви додаються документи, які підтверджують (ст.57 ГПК):

)вжиття заходів досудового врегулювання господарського спору з кожним із відповідачів (у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів, - відповідно договір, проект договору, лист, який містить вимогу про укладання, зміну чи розірвання договору, відомості про пропозиції однієї сторони і розгляд їх у встановленому порядку, відповідь другої сторони, якщо її одержано, та інші документи; у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - копія претензії, докази її надсилання відповідачу, копія відповіді на претензію, якщо відповідь одержано);

) відправлення відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів;

) сплату державного мита у встановлених порядку і розмірі;

) сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу;

) обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги.

До позовної заяви, підписаної представником позивача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача.

Не допускається об'єднання в одне провадження кількох вимог, які належить розглядати в порядку різного судочинства, якщо інше не встановлено законом.

Відповідач має право після одержання ухвали про порушення справи надіслати:

) господарському суду - відзив на позовну заяву і всі документи, що підтверджують заперечення проти позову;

) позивачу, іншим відповідачам, а також прокурору, який бере участь в судовому процесі, - копію відзиву.

Відзив підписується повноважною особою відповідача або його представником.

Відповідач має право до початку розгляду справи по суті подати до позивача зустрічний позов для спільного розгляду з первісним позовом. Зустрічний позов повинен бути взаємно пов'язаний з первісним.

Подання зустрічного позову провадиться за загальними правилами подання позовів.

Дії та права господарського суду при вирішенні спорів

Питання про прийняття позовної заяви вирішується суддею, якому вона передана у порядку автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя відмовляє у прийнятті позовної заяви, якщо:

) заява не підлягає розгляду в господарських судах України;

) у провадженні господарського суду або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує господарський спір, є справа зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет із тих же підстав або є рішення цих органів з такого спору;

) позов подано до підприємства, організації, які ліквідовано.

Про відмову в прийнятті позовної заяви виноситься ухвала, яка надсилається сторонам, прокурору чи його заступнику, якщо вони є заявниками, не пізніше трьох днів з дня надходження заяви.

До ухвали про відмову у прийнятті позовної заяви, що надсилається заявникові, додаються позовні матеріали.

Ухвалу про відмову у прийнятті позовної заяви може бути оскаржено. У разі скасування цієї ухвали позовна заява вважається поданою в день первісного звернення до господарського суду.

Суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи без розгляду, якщо:

) позовну заяву підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано;

) у позовній заяві не вказано повного найменування сторін, їх поштових адрес;

) у позовній заяві не вказано обставин, на яких грунтується позовна вимога, доказів, що підтверджують викладені в заяві обставини, обгрунтований розрахунок стягуваної чи оспорюваної суми;

) не подано доказів сплати державного мита у встановлених порядку та розмірі;

) порушено правила поєднання вимог або об'єднано в одній позовній заяві кілька вимог до одного чи кількох відповідачів і сумісний розгляд цих вимог перешкоджатиме з'ясуванню прав і взаємовідносин сторін чи суттєво утруднить вирішення спору;

) не подано доказів надсилання відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів;

) до винесення ухвали про порушення провадження у справі від позивача надійшла заява про врегулювання спору;

) не подано доказів сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Суддя повертає позовну заяву не пізніше трьох днів з дня її надходження, про що виносить ухвалу. Ухвалу про повернення позовної заяви може бути оскаржено.

Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення допущенного порушення.

Суддя, прийнявши позовну заяву, не пізніше трьох днів з дня її надходження виносить і надсилає сторонам, прокурору, якщо він є заявником, ухвалу про порушення провадження у справі, в якій вказується про прийняття позовної заяви, призначення справи до розгляду в засіданні господарського суду, про час і місце його проведення, необхідні дії щодо підготовки справи до розгляду в засіданні.

З метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя вчиняє в необхідних випадках такі дії по підготовці справи до розгляду:

) вирішує питання про залучення до участі у справі іншого відповідача та про виключення чи заміну неналежного відповідача;

) викликає представників сторін (якщо сторони знаходяться у тому ж населеному пункті, що й господарський суд) для уточнення обставин справи і з'ясовує, які матеріали може бути подано додатково;

) зобов'язує сторони, інші підприємства, установи, організації, державні та інші органи, їх посадових осіб виконати певні дії (звірити розрахунки, провести огляд доказів у місці їх знаходження тощо); витребує від них документи, відомості, висновки, необхідні для вирішення спору, чи знайомиться з такими матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження;

) вирішує питання про призначення експертизи;

) провадить огляд і дослідження письмових та речових доказів у місці їх знаходження;

) вирішує питання про визнання явки представників сторін у засідання господарського суду обов'язковою;

) вирішує питання про виклик посадових та інших осіб для дачі пояснень по суті справи;

) вирішує питання про розгляд справи безпосередньо на підприємстві, в організації;

) вирішує питання про вжиття заходів до забезпечення позову;

) вчиняє інші дії, спрямовані на забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи.

Господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Позов забезпечується:

·        накладанням арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві;

·        забороною відповідачеві вчиняти певні дії;

·        забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору;

·        зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Про забезпечення позову виноситься ухвала.

Питання про скасування забезпечення позову вирішується господарським судом, що розглядає справу, із зазначенням про це в рішенні чи ухвалі.

2.3 Вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав на знаки для товарів і послуг

Правова охорона надається знаку для товарів і послуг на підставі державної та міжнародної реєстрації або здійснюється згідно зі статтею 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності і статтею 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" на підставі визнання Апеляційною палатою або судом знака добре відомим.

Згідно з частиною 1 статті 500 Цивільного кодексу будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Отже використання попереднім користувачем незареєстрованого знака, не визнаного добре відомим, до дати подання заявки іншою особою або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки іншої особи, не дає попередньому користувачеві виключних прав забороняти іншим особам, включаючи тих, що подали заявку або заявили про пріоритет, використовувати без його згоди незареєстрований знак.

Проте попереднього користувача не позбавлено права подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони відповідно до вимог частини 8 статті 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", так само як і права на звернення до суду з приводу визнання свідоцтва недійсним. Відповідний позов може бути задоволено, а свідоцтво може бути визнано недійсним лише із загальних підстав, визначених законом.

Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесених до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до названого реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Товари і послуги згруповано відповідно до Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрування знаків (далі - МКТП). МКТП затверджено Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрування знаків (далі - Ніццька угода), укладеною 15.06.57. Згідно з Законом України від 01.06.2000 N 1762-III Україна приєдналася до Ніццької угоди, яка набрала чинності для України з 29.12.2000.

МКТП (у десятій редакції) включає:

перелік класів, супроводжуваний пояснювальними примітками; перелік містить 34 класи товарів і 11 класів послуг;

абетковий перелік товарів і послуг із зазначенням класу, до якого належить кожний товар чи послуга.

У разі якщо суб'єкт підприємницької діяльності користується знаком, зареєстрованим відповідно до Мадридської угоди про Міжнародну реєстрацію знаків 1891 року (далі - Мадридська угода), з метою оцінки правомірності такого користування необхідно встановлювати, чи розповсюджується міжнародна реєстрація відповідного знака на Україну та щодо яких саме товарів і послуг відповідно до МКТП.

Згідно із статтею 3ter Мадридської угоди заява про поширення охорони, що виникає внаслідок міжнародної реєстрації, на країну, яка скористалася можливістю, що надається статтею 3bis, повинна бути спеціально зроблена в заявці, передбаченій у пункті (1) статті 3. Крім того, відповідно до статті 5 Мадридської угоди в країнах, де законодавство це передбачає, відомства, проінформовані Міжнародним бюро про реєстрацію знака чи заяви про поширення охорони відповідно до статті 3ter, мають право заявити, що охорона не може бути надана цьому знаку на їх території.

Така відмова може бути зроблена лише на умовах, які відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності застосовуються до знака, заявленого для національної реєстрації та у строки, передбачені у пункті (2) статті 5 Мадридської угоди. Тому судовим інстанціям у розгляді справ слід встановлювати, чи направлялася така відмова, і якщо направлялася, то у які строки.

Відповідно до статті 4 Мадридської угоди з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо. У разі невикористання знака саме з цієї дати починається відлік трьохрічного строку, встановленого пунктом 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", із закінченням якого може бути прийняте рішення про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації на території України.

Офіційну інформацію стосовно дії міжнародної реєстрації в Україні може бути одержано від Державного служби інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

Оскільки згідно з пунктом 1 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" з датою подання заявки на знак пов'язується виникнення прав, які випливають із свідоцтва про право власності на знак, у вирішенні питання про момент виникнення у власника свідоцтва на знак для товарів і послуг права забороняти його використання іншими особами господарському суду необхідно точно з'ясовувати дату подання заявки на знак і дату видачі відповідного свідоцтва.

Суди повинні оцінювати відповідність зареєстрованих позначень умовам надання правової охорони згідно із законодавством, що було чинним на дату подання заявки. Відповідно до абзацу п'ятого пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.93 N 3771-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони.

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони визначені статтею 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Розкриття змісту окремих підстав для відмови у наданні правової охорони наводиться у Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 N 116 (у редакції наказу від 20.08.97 N 72).

Порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із:

·        знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

·        знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

·        фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

·        кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

У разі подання позову про припинення порушення прав на зареєстрований знак господарський суд не може з власної ініціативи визнати свідоцтво на зареєстрований знак недійсним. Однак відповідач не позбавлений права подати зустрічний позов про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним для спільного розгляду з первісним позовом за правилами статті 60 ГПК, якщо підсудність місцевого господарського суду для розгляду обох цих справ збігається. У цих випадках зустрічний позов завжди взаємно пов'язаний з первісним.

У разі подання позову про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним іншою особою або якщо підсудність місцевого господарського суду для розгляду обох цих справ не збігається, суд, який розглядає позов про припинення порушення прав на цей знак, має зупинити провадження у справі до вирішення іншим судом спору у справі про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним за правилами частини першої статті 79 ГПК.

Відповідно до статті 41 ГПК для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

У вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо) господарському суду необхідно призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд. Відповідно до частини шостої статті 42 ГПК у разі відхилення господарським судом висновку судового експерта це повинно бути вмотивовано у рішенні.

У вирішенні питань, пов'язаних з призначенням судової експертизи, господарським судам слід враховувати викладене у роз'ясненні президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.98 N 02-5/424 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" та в рекомендаціях президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 N 04-5/76 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності, а також керуватись Постановою Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам" від 24.10.2011 №10.

Висновки спеціалістів з відповідних питань, надані ними поза межами проведення судової експертизи, не є експертними, а тому не можуть бути прийняті судом як висновки експертів. Вони оцінюються господарським судом за загальними правилами статей 36 і 43 ГПК поряд з іншими доказами у справі.

Відповідно до пункту 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки. Такими правами, що виникли до дати подання власником свідоцтва заявки на реєстрацію знака, можуть бути права іншої особи на комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення чи промисловий зразок, а також використання іншою особою позначення, тотожного або схожого із зареєстрованим знаком, до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки (право попереднього користування, передбачене статтею 500 Цивільного кодексу).

Відповідно до пункту 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зберігання товару з нанесеним знаком з метою пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) визнаються використанням знака, тобто складають правомочності власника свідоцтва на знак. Таким чином, пропонування для першого продажу товару з нанесеним знаком, який використовується без дозволу його власника, є порушенням прав на знак. Зберігання ж продукції зі знаком, що використовується без дозволу його власника, визнається порушенням прав на знак, якщо воно здійснюється з метою введення такої продукції в господарський оборот.

Відповідно до пункту 7 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору. Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу. Виготовлення продукції неналежної якості новим власником знака не є підставою для визнання недійсним договору про передачу права власності на знак, укладеного з первісним власником, оскільки умова щодо якості товару не є змістом договору про передачу прав, на відміну від ліцензійного договору.

Відповідачем у спорах про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним повинен залучатися Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України як орган, на який покладено повноваження щодо видачі свідоцтв на знаки для товарів і послуг. Тому у разі, якщо позивачем з таких справ у позовній заяві названий Департамент не зазначено як відповідача, суд має за клопотанням сторони або за своєю ініціативою залучити цей орган до участі у справі як іншого відповідача за правилами статті 24 ГПК.

За змістом статті 49 ГПК у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково суд не має права покладати сплату державного мита та інших судових витрат на Державний департамент інтелектуальної власності, якщо останнього було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено ним згідно з чинним законодавством.

У спорах про дострокове припинення дії свідоцтва на знак у зв'язку з невикористанням знака господарським судам необхідно з'ясовувати, з яких причин знак не використовувався власником, чи не обумовлено його невикористання незалежними від власника свідоцтва причинами, та даватися оцінка названим обставинам у разі посилання відповідача на наявність таких причин.

У зв'язку з цим господарським судам слід мати на увазі приписи пункту 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", згідно з яким дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є:

·        обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, як-от обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

·        можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Крім того, використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

У спорах про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації знаків для товарів і послуг в Україні Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України повинен залучатися до участі у справі як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

Відповідно до абзацу другого пункту 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва може вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Якщо усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, неможливе без заподіяння істотної шкоди самому товару, суд згідно з пунктом 3 частини другої статті 432 Цивільного кодексу може прийняти рішення про вилучення товару з цивільного обороту.

Відповідно до пункту 1 статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" знак визнається добре відомим на підставі рішення Апеляційної палати, яке може бути оскаржене у судовому порядку, а також за рішенням суду.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні.

У спорах про визнання знака добре відомим Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України повинен залучатися до участі у справі як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

Для задоволення вимоги про захист прав на знак шляхом опублікування судового рішення в засобах масової інформації з метою відновлення ділової репутації суб'єкта підприємницької діяльності, права якого порушено, названа вимога повинна бути обґрунтованою.

У вирішенні відповідних спорів суди мають виходити з принципів розумності та достатності, зобов'язуючи відповідача опубліковувати судове рішення тільки в тому конкретному друкованому органі, в якому відповідачем в будь-якій формі розміщувалася реклама продукції з незаконним використанням знака, а не у ряді друкованих органів.

.4 Проблеми судового розгляду справ у спорах, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності

В Україні вже тривалий час зберігається тенденція до збільшення у господарських судах кількості справ у спорах, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності. Так, якщо у 2004 році надійшло 49 скарг то у 2011 - 196. Найбільша кількість розглянутих справ у сфері інтелектуальної власності, як і раніше, пов’язана з вимогами про визнання недійсними свідоцтв на торговельні марки (знаки для товарів і послуг) з підстав їхньої невідповідності умовам надання правової охорони.

Ця статистика переконує, що законодавство України та організаційні заходи щодо підвищення професійної підготовки суддів й узагальнення судової практики зі справ цієї категорії, здійснені Вищим господарським судом, вже дозволяють власникам знайти в господарських судах належний захист прав і законних інтересів.

Як вважають фахівці в сфері інтелектуальної власності, в загальному вигляді право на захист можна визначити як надану правомочній особі можливість застосування заходів правоохоронного характеру з метою відновлення порушеного права цієї особи або право, що оспорюється.

Іноземні підприємства та організації також мають право звертатися до господарських судів з огляду на встановлену підвідомчість і підсудність господарських спорів за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

Вони мають процесуальні права і обов’язки нарівні з вітчизняними підприємствами і організаціями України.

Ефективний захист прав інтелектуальної власності завжди потребував наявності спеціалістів найвищої кваліфікації і, до того ж, не лише фахівців у сфері права, але й у інших галузях знань.

Свідчення тому - практика роботи касаційної інстанції, яка після перевірки застосування попередніми судовими інстанціями норм права, в тому числі й процесуального, вимушена внаслідок їх порушення скасовувати прийняті зі справи рішення та передавати їх на новий розгляд до судів першої чи апеляційної інстанції.

Безумовно, усі помилки в застосуванні норм процесуального права, які зустрічаються в судовій практиці, детально проаналізувати неможливо, але найбільш актуальні з них - необхідно.

Структурно їх можна розділити на дві основні групи:

помилки, пов’язані з недоліками підготовки до подання позову;

помилки, що трапляються безпосередньо під час судового розгляду спорів.

Найактуальніші помилки першої групи пов’язані з неналежним викладенням позивачем змісту позовних вимог, обранням невідповідного засобу захисту порушеного права, невизначеністю об’єкта захисту, меж та виду порушення.

На стадії судового розгляду характерними є помилки, пов’язані з просуванням справи, призначенням і проведенням судових експертиз, оцінкою висновків експертів. Щодо невизначеності позовних вимог та неналежного оформлення їх зміни, то наочним прикладом наслідків цього є спір, з приводу можливого порушення прав власника зареєстрованого знака для товарів і послуг (словесне позначення «Акваторія»).

Так, ТОВ «Б» реалізовувало питну столову газовану воду з зазначенням на етикетці словесного позначення «Акватория» без дозволу ЗАТ «І», яке є власником свідоцтва України на знак для товарів і послуг (словесне позначення «Акваторія») для товарів відповідного класу. ЗАТ «І» звернулося до господарського суду з позовом та просило заборонити ТОВ «Б» використовувати назву товару «Акватория» у виробництві води питної столової газованої. Після порушення провадження у справі ЗАТ «І» збільшило позовні вимоги, зазначені в позовній заяві, та вимагало(дослівно): - зобов’язати ТОВ «Б» вилучити з цивільного обороту питну столову воду «Акватория»; - зобов’язати ТОВ «Б» вилучити з виробництва та знищити «всю наявну етикетку» питної столової води «Акватория». Далі позивач подав клопотання, у якому «збільшив позовні вимоги та додатково до вимог, викладених у позовній заяві», просив: - винести рішення про знищення виготовлених етикеток з позначенням «Акваторія»; - зобов’язати відповідача вилучити з цивільного обороту питну столову воду «Акватория».

Після цього ЗАТ «І» письмово відмовилося від позовної вимоги щодо вилучення з цивільного обороту питної води «Акватория». Остаточно сформулювавши позовні вимоги, позивач подав до суду клопотання, в якому просив «додатково до позовних вимог, викладених у позовній заяві»: - заборонити ТОВ «Б» використання позначення «Акватория» для товарів 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП); - винести рішення про знищення виготовлених етикеток з позначенням «Акваторія»; - зобов’язати відповідача усунути з товару, його упаковки незаконно використане позначення «Акватория». Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою суду апеляційної інстанції, позов задоволено частково.

Проте Вищий господарський суд України за результатами перегляду цієї справи в касаційному порядку вимушений був прийняті судові рішення скасувати, а справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції. При цьому суд касаційної інстанції, зокрема, виходив з того, що ЗАТ «І», керуючись статтею 22 ГПК України, до прийняття місцевим судом рішення зі справи неодноразово змінювало підстави та предмет позову. Проте, змінюючи предмет та (або) підстави позову, позивач мав дотримуватись приписів статей 54-57 ГПК України (щодо форми, змісту та порядку подання позовної заяви), а суду належало перевіряти відсутність порушення процесуальних прав відповідача, передбачених статтею 22 ГПК України, зокрема стосовно можливості подання доказів щодо нового предмета, підстав позову.

До того ж, з урахуванням особливостей даного спору господарським судам у кожному випадку належало з’ясувати, яке саме позначення («Акваторія» чи «Акватория») має намір застосувати ЗАТ «І», формулюючи позовні вимоги, а також, яких саме товарів (послуг) ці вимоги стосуються, оскільки 32 клас МКТП містить значно більший перелік товарів, ніж «води (напої), газовані води, напої безалкогольні».

Отже, ані судом першої інстанції, ані апеляційним судом приписи норм процесуального права в цій частині не виконано, межі позовних вимог ЗАТ «І» остаточно не визначено, що, своєю чергою, призвело і до порушення прав ТОВ «Б» як відповідача.

Дуже поширеною є практика оскарження сторонами ухвал суду, що не підлягають перегляду в апеляційному чи касаційному порядку. Інколи це є проявом активної позиції сторони, а інколи спрямоване на затягування судового розгляду спору.

Для спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності, найбільш актуальним є питання оскарження ухвал суду про призначення судової експертизи, ці ухвали не підлягають самостійному перегляду в апеляційному та касаційному порядку. Проте доводи з цього приводу можуть бути використані під час апеляційного чи касаційного оскарження рішень судів по суті спору, а процесуальні порушення, якщо вони мали місце при призначенні та проведенні судової експертизи, можуть бути підставою для втрати експертним висновком доказового значення і врешті-решт призвести до скасування прийнятого судом рішення зі справи.

Розглядаючи питання про судові експертизи, необхідно зазначити, що для судової практики, як і раніше, залишаються актуальними питання, пов’язані з призначенням і проведенням судових експертиз з дослідження об’єктів інтелектуальної власності.

У зв’язку з цим слід акцентувати увагу на двох аспектах, а саме: на недоліках у діяльності суддів та, окремо, на недоліках у проведенні судових експертиз судовими експертами.

Серед характерних недоліків призначення судових експертиз господарськими судами можна виділити:

) недоліки підготовки матеріалів для проведення експертизи;

) недоліки оформлення ухвал про призначення експертизи.

Основним недоліком підготовки матеріалів є їх неповнота, яка полягає в тому, що не всі необхідні і достатні для проведення експертизи матеріали надаються експерту. Зокрема, до цього часу трапляються випадки ненадання сторонами та не витребування судом документів (свідоцтв, патентів), що встановлюють право власності сторін на об’єкти інтелектуальної власності, засвідчених копій матеріалів відповідних заявок про реєстрацію, доказів фактичного вчинення відповідачем порушення прав позивача.

Недоліки оформлення ухвал про призначення експертизи пов’язані переважно з неправильним формулюванням питань, що пропонуються експерту. Не всі учасники судового процесу розуміють роль та призначення експертизи, яка на підставі повно встановлених фактичних обставин справи має дати роз’яснення щодо питань, від яких безпосередньо залежить вирішення спору по суті, що неможливо без спеціальних знань.

Призначаючи судову експертизу в справах, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності, сторони іноді пропонують, а суди відтворюють для роз’яснення судовим експертом питання про відповідність об’єкта інтелектуальної власності умовам надання правової охорони, хоча за такої постановки питання спрямовується на з’ясування питання права, а не факту, що є прерогативою судді як відповідної посадової особи - носія спеціальних знань.

Є й випадки, коли як висновки експертів приймаються висновки спеціалістів, хоча вони надані поза межами проведення судової експертизи та без дотримання встановленої для неї процедури і зважаючи на це не є експертними.

Отже, висновок судового експерта для господарського суду не є обов’язковим і має оцінюватися судом за правилами, встановленими статтею 43 ГПК України, а суд - за наявності визначених законом підстав, згідно з статтею 42 ГПК України, повинен призначити додаткову або повторну експертизу.

Переважна більшість розглянутих господарськими судами справ у спорах, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності, свідчить про достатньо високу кваліфікацію усіх учасників судового провадження.

3. Використання спеціальних знань при захисті прав на торгівельну марку у господарському судочинстві

3.1 Поняття та види спеціальних знань

Властивий людині багатогранний процес створення об’єктів промислової власності є процесом творчим і зачіпає практично всі сфери людського життя, тобто широке коло питань, які походять із різних галузей науки, мистецтва, виробництва тощо.

За таких умов цілком природно виглядає та обставина, що суддя вимушений залучати до участі у розгляді справи відповідних спеціалістів, а саме - експертів, оскільки його власних знань, які в цілому базуються на знанні норм права та вмінні їх застосовувати, найчастіше не вистачає для того, щоб прийняти по спірному питанню таке рішення, яке б відповідало обставинам самої справи.

Чинне законодавство не дає визначення поняття «спеціальні знання», традиційно у юридичні літературі під цим терміном розуміють систему теоретичних та практичних навичок у галузі конкретної науки або техніки, мистецтва чи ремесла, набутих шляхом спеціальної підготовки або професійного досвіду та необхідних для вирішення питань, що виникають у процесі кримінального або цивільного судочинства. При цьому до спеціальних знань не відносять загальновідомі, а також юридичні знання.

Система правових норм, які регламентують організацію діяльності учасників правовідносин у галузі використання спеціальних знань у судочинстві утворює особливий правовий інститут, який складається з норм матеріального: Конституція України, Кримінальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення ( далі КпАП), законів «Про судову експертизу», «Про міліцію», «Про нотаріат», - процесуального: Кримінально-процесуальний кодекс (далі КПК), Цивільно-процесуальний кодекс (далі ЦПК), Господарсько-процесуальний кодекс (далі ГПК), Кодекс адміністративного судочинства (далі КАС), Положення про Міністерство юстиції України, міжнародних договорів, стороною у яких є Україна, відомчих нормативних актів, що стосуються організації та порядку проведення судових експертиз.

Цікавими є наступні моменти - по-перше, відповідно до вимог господарського законодавства суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. При цьому ніякі докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили.

Зазначена процесуальна норма не дає підстав для вільного тлумачення закріплених нею положень. Отже, необхідно чітко усвідомлювати, що призначена по справі експертиза, навіть за умови, що її проведення було доручено найповажнішій установі, яка має у штаті найдосвідченіших спеціалістів, а відповідно і отриманий за цим призначенням висновок експерта, є лише одним із доказів, який не може мати наперед встановленої сили чи переваги над іншими доказами, а тому повинен оцінюватись судом урахуванням всіх обставин справи.

По-друге, зважаючи на щойно зазначену обставину, суддя повинен постійно пам’ятати, що проведення будь-якого експертного дослідження не може перетворюватися на самоціль і повинно мати місце лише у тих випадках, коли цього справді потребують обставини справи. Тобто, мова йде про те, що не можна призначити експертизу по справі суто автоматично, виходячи лише з того, що предметом розгляду за такою справою є об’єкт промислової власності. Таким чином, рішення суду щодо призначення експертного дослідження по справі має бути зрілим, обумовленим чітким усвідомленням предмету спору, аргументації сторін, що сперечаються, пов’язаної з ним, а також - необхідністю застосування спеціальних знань.

З цього випливає третє питання, яке стосується безпосередньо призначення і проведення судової експертизи.

Відповідно до вимог чинного господарського процесуального законодавства, суддя має правову можливість призначити експертне дослідження як в ході безпосереднього розгляду судової справи, так і в процесі підготовки до нього. Вирішення зазначеного питання потребує продуманого, а не формального відношення.

.2 Експертиза у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності на торговельні марки.

У справах про оскарження рішень Державної служби інтелектуальної власності України з питань реєстрації знаків господарські суди не можуть встановлювати для роз'яснення судовим експертом питання про відповідність позначення, що є об'єктом торговельної марки, умовам надання правової охорони, оскільки за такої постановки питання судом з'ясовується питання права, а не питання факту.

Для з'ясування даних про відповідність позначення або будь-якої комбінації позначень, що є об'єктом зареєстрованої торговельної марки, публічному порядку, принципам гуманності і моралі на роз'яснення судового експерта (експертів) можуть бути поставлені, зокрема, такі питання:

"Чи містить позначення або комбінація позначень зображення порнографічного характеру";

"Чи містить позначення або комбінація позначень антидержавні, расистські лозунги";

"Чи містить позначення або комбінація позначень емблеми та/або найменування екстремістських організацій, нецензурні слова, вислови тощо".

З урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з'ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони. З метою такого з'ясування слід вирішувати, зокрема, питання про те, чи торговельна марка:

Ø  є зображенням чи імітацією державного герба, прапора чи іншого державного символу (емблеми); офіційної назви держави; емблеми, скороченого або повного найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційного контрольного, гарантійного та пробірного клейма, печатки; нагороди чи іншої відзнаки;

Ø  мала розрізняльну здатність на дату подання заявки або чи набула розрізняльної здатності внаслідок використання;

Ø  складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

Ø  складається лише з позначень чи даних, що є описовими у використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

Ø  є оманливою або такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги;

Ø  чи є конкуруючі позначення тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати;

Ø  складається лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

Ø  відображає лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності;

Ø  є тотожною або схожою настільки, що її можна сплутати з кваліфікованим зазначенням походження товару;

Ø  є тотожною або схожою настільки, що її можна сплутати з відомим в Україні комерційним (фірмовим) найменуванням іншої особи;

Ø  відтворює промисловий зразок, права на який належать в Україні іншій особі;

Ø  відтворює назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;

Ø  відтворює прізвище, ім'я, псевдонім та похідні них, портрет чи факсиміле відомої в Україні особи.

У вирішенні спору про правомірність рішення Державної служби інтелектуальної власності України щодо реєстрації торговельної марки можливе також експертне дослідження наявності домінуючого положення в зображенні торговельної марки таких елементів, які становлять склад підстави для відмови у наданні знаку правової охорони.

У спорі про визнання свідоцтва недійсним на роз'яснення судового експерта залежно від обставин справи може бути поставлено питання про наявність у свідоцтві елементів зображення торговельної марки, які відсутні в поданій заявці.

У вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть виникнути питання про належність товарів, послуг до споріднених з наведеними у свідоцтві.

Ці питання повинні вирішуватися з урахуванням таких положень міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності:

- статті 2 Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_066/ed20120323>, якою, зокрема, встановлено:

(1) З урахуванням зобов'язань, що накладаються цією Угодою, Класифікація має в кожній з країн Спеціального союзу таке значення, яке надається їй у цій країні. Зокрема, Класифікація не зв'язує країни Спеціального союзу ні щодо визначення обсягу охорони знака, ні щодо визнання знаків обслуговування.

(2) Кожна країна Спеціального союзу лишає за собою право використовувати Класифікацію як основну або допоміжну систему.

(3) Компетентні відомства країн Спеціального союзу включають в офіційні документи та публікації про реєстрацію знаків номери класів Класифікації, до яких належать товари чи послуги, для яких реєструється знак;

статті 9 Сінгапурського договору про право товарних знаків <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_h54/ed20120323>, якою визначено питання класифікації товарів і/або послуг:

) Кожна реєстрація та будь-яка публікація, здійснена Установою, яка стосується заявки або реєстрації та яка зазначає товари й (або) послуги, зазначає товари й (або) послуги за назвами, згрупованими відповідно до класів Ніццької класифікації, з проставленим перед кожною групою номером класу цієї Класифікації, до якого належить ця група товарів або послуг, і представленими в порядку класів зазначеної Класифікації;

) Товари чи послуги, які належать до одного класу або до різних класів) Товари чи послуги не можуть уважатися такими, що є подібними між собою на тій підставі, що в будь-якій реєстрації або публікації, здійсненій Установою, вони фігурують в одному класі Ніццької класифікації.) Товари чи послуги не можуть уважатися такими, що є подібними між собою на тій підставі, що в будь-якій реєстрації або публікації, здійсненій Установою, вони фігурують в різних класах Ніццької класифікації.

У частині другій статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/ed20120323> визначено перелік факторів, що можуть розглядатись як доречні для визначення торговельної марки добре відомою в Україні. До кола цих факторів, який не є вичерпним, зокрема, належать:

ü  ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

ü  тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

ü  тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

ü  тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

ü  свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

ü  цінність, що асоціюється зі знаком.

З'ясування деяких з перелічених факторів щодо конкретної торговельної марки потребує спеціальних знань, а отже, господарські суди у справах про визнання торговельної марки добре відомою мають залежно від змісту наведених факторів призначати судову експертизу або витребувати необхідні відомості від сторін чи інших учасників судового процесу.

До таких відомостей належать, зокрема, результати соціологічних опитувань, які проводяться Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України згідно з Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0471-05/ed20120323>.

3.3 Проведення судових експертиз у спорах, пов’язаних із визнанням свідоцтва на торговельну марку недійним

Права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть бути визнані у судовому порядку недійсними повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованої марки умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення марки та переліку товарів і послуг,яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

З урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з'ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони, питання, що ставляться експерту при вирішення зазначеного питання наведені в Постанові Пленуму Вищого Господарського суду України від 23.03.2012 №5 Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності.

У спорі про визнання свідоцтва недійсним на роз'яснення судового експерта залежно від обставин справи може бути поставлено питання про наявність у свідоцтві елементів зображення торговельної марки, які відсутні в поданій заявці.

Визнання Свідоцтва недійсним за умови видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, повинно розглядається з точки зору недобросовісності заявника.

З точки зору Т.С. Демченко, за відсутності у вітчизняному законодавстві прямого посилання на недобросовісність заявника, підпункт «в» п.1 ст.19 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» можна було б тлумачити розширено, розуміючи під «порушенням прав інших осіб» не лише формально визнані права на об’єкти інтелектуальної власності, але й право будь-якої особи на чесну та розумно очікувану поведінку інших осіб в ділових відносинах.

Однак вітчизняна правозастосовна практика пішла абсолютно іншим шляхом, у випадках фактичної недобросовісної реєстрації товарних знаків права законних володільців таких позначень захищаються шляхом застосування правових положень про оманливі або такі, що можуть ввести в оману, позначення.

Більшість знаків для товарів та послуг, у судовому порядку визнаються недійсним на підставі невідповідності зареєстрованої марки умовам надання правової охорони, відносно менша кількість позовів стосується підстави наявності у свідоцтві елементів зображення марки та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці і найменше в Українських судах рішень про визнання Свідоцтва недійсним ґрунтується на умові видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Для вирішення зазначених питань судові експерти повинні керуватись загальною методикою проведення судових експертиз, яка визначає наступні основні і взаємопов’язані етапи (стадії) експертного дослідження:

) підготовчий;

) етап роздільного дослідження об'єктів судової експертизи;

) етап порівняльного дослідження;

) етап оцінки результатів дослідження і формулювання експертних висновків.

На підготовчому етапі експертом виконується наступне:

) ознайомлення з процесуальним документом, що є юридичною підставою для проведення експертизи (постановою, ухвалою) і з'ясування задач, що підлягають вирішенню при проведенні експертизи;

) огляд представлених матеріалів справи для визначення їх складу (переліку документів) в цілях встановлення відповідності представлених матеріалів перелікам, що є в них (в т.ч. перевірка наявності листів справи);

) перевірка стану упаковки (чи є пошкодження та ін.) та огляд об'єктів дослідження (речових доказів і зразків);

) висунення експертних версій і складання програми проведення досліджень;

) підготовка інформаційної і апаратно-програмної бази.

Слід звернути увагу, що для правильного з'ясування задач конкретної експертизи, а також для подальшого дослідження має значення ознайомлення експерта з фабулою справи, викладеної в постанові (ухвалі), позовних заявах і відгуках на них, а також з відомостями, що відноситься до предмету експертизи, які є в матеріалах справи.

На етапі роздільного експертного дослідження вивчаються загальні, родові (групові) і окремі ознаки кожного об'єкту (матеріалів справи, досліджуваних об'єктів, зразків) в цілях виявлення їх властивостей і ознак, необхідних і достатніх для вирішення експертної задачі (задач).

Якщо на цьому етапі буде встановлено, що матеріали справи недостатні для вирішення поставленої задачі (наприклад, відсутні матеріали заявки на видачу свідоцтва на торговельну марку), то експерт в установленому порядку направляє клопотання про надання додаткових матеріалів.

Аналогічне клопотання направляється також в тому випадку, якщо на етапі роздільного дослідження буде встановлено, що представлені матеріальні носії (наприклад, фотознімки, ксерокопії) неповно або неточно відтворюють відповідні об'єкти.

В результаті роздільного дослідження виявляються комплекси ознак, які використовуються при подальшому порівняльному дослідженні. При цьому важливо, щоб виявлені у об'єктів (досліджуваних об'єктів, зразків) ознаки могли бути порівняні, тобто відображали однорідні властивості об'єктів.

У якості загальної ознаки торговельних марок згідно О.П. Сергєєва виступає новизна.

У цьому відношенні він зазначає: „То или иное обозначение может быть признано товарным знаком лишь в том случае, если оно позволяет потребителю без особого труда узнать нужную ему продукцию и не спутать ее с аналогичной продукцией других производителей. Поэтому необходимым условием правовой охраны товарного знака является его новизна. При этом данное требование вовсе не означает, что товарным знаком способно стать лиш оригинальное и ранее неизвестное условное обозначение. В качестве товарного знака в полне когут бать зарегистрированы известное слово, изображение или иной символ, которые, однако, еще никем не используются для обозначения именно тех. видов (классов) товаров, которые собирается производить (продавать) заявитель”. При цьому „...новизна товарних знаков определяется не относительно всех уже использующихся условных обозначений, а лишь в пределах тех. обозначений, которые применяются в отношении однородных товаров (работ, услуг)» .

Родові ознаки торговельних марок визначаються їх належністю до певних позначень, які можна характеризувати за ознакою створення їх певними засобами.

На цій підставі розрізняються такі роди позначень:

) знакові;

) зображувальні;

) звукові знаки (звуки);

) нюхові знаки (запахи);

) інші позначення (наприклад, тактильні);

) комбіновані.

Ознаки торговельних марок досить добре описані у відомчих нормативних актах та літературі. Тому, на мою думку, не доцільно приділяти цьому питанню багато уваги.

Особливу увагу на цьому етапі слід приділити виявленню як ознак самого знаку так і ознак його окремих елементів, якщо знак є складним і складається з декількох елементів. При цьому визначальне значення має виділення домінуючого положення окремих елементів в знаку.

Домінуюче положення конкретного елемента позначення визначається його смисловим навантаженням і його впливом на зорове та/або фонетичне (семантичне) сприйняття знака в цілому. Має значення також розмір цього елемента та місце його розміщення у площині позначення. Тому для встановлення того чи займає конкретний елемент домінуюче положення необхідно розглядати ці критерії у сукупності.

Під домінуючим положенням елемента у складі знака слід розуміти превалююче просторове розташування такого елемента у площині зображення знака, а також головне (основне) смислове навантаження такого елемента, його переважний вплив на зорове та/або фонетичне сприйняття знака в цілому.

Домінуюче положення певного елемента в зображенні знака може визначатися, зокрема такими факторами або їх сукупністю:

геометричним розміром елемента;

місцем розташування елемента у площині зображення знака;

смисловим навантаженням елемента;

впливом елемента на зорове та/або фонетичне (семантичне) сприйняття знака в цілому.

При проведенні роздільного дослідження використовуються загальнонаукові (опис, спостереження, експеримент, вимірювання і ін.), та інші методи судових експертиз, наприклад, окремо наукові (мікроскопія та ін.) і спеціальні (наприклад, методи судової фотографії).

Порівняльне дослідження об'єктів є найбільш важливим етапом, яке складається з послідовних порівнянь :

) загальних ознак;

) родових (групових) ознак;

) окремих (особливих) ознак об'єктів.

При цьому важливо знаходити і враховувати взаємозв'язки і взаємообумовленості між ознаками різного рівня, а також можливі впливи одних властивостей об'єктів на прояв інших їх властивостей у відповідних ознаках.

Виявлення об'єктивних відмінностей між загальними ознаками об'єктів, робить непотрібним проведення порівняння родових (групових) і окремих ознак. Відповідно, виявлення суттєвих відмінностей при порівнянні родових (групових) ознак виключає необхідність порівняння окремих ознак. В обох цих випадках слідує категоричний висновок про відмінність об'єктів за відповідними ознаками.

Разом з тим, при проведенні порівняльного дослідження як правило виявляються як збіги, так і відмінності порівнюваних ознак об'єктів. Тому необхідно оцінити істотність порівнюваних ознак, а також пояснити природу виявлення їх збігів і відмінностей.

Розглянемо окремо кожну підставу для відмови в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг та методи, якими керується експерт при наданні висновку щодо невідповідності знака для товарів і послуг умовам надання правової охорони. При вирішенні таких питань судовий експерт повинен встановити збіжності або відмінності ознак позначення, що перевіряється з ознаками позначень, які не можуть отримати правову охорону згідно закону.

Відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, встановленим статтею 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначається через обставини, що правомірно склалися на дату дослідження судовим експертом знаку для товарів і послуг.

Під час перевірки досліджуваного знака для товарів і послуг на відповідність умові надання правової охорони - знак повинен не суперечити публічному порядку, принципам гуманності і моралі відповідно до пункту 1 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» - позначення досліджується на:

наявність у ньому антидержавних, расистських лозунгів, емблем та найменувань екстремістських організацій;

належність знака до позначень порнографічного характеру, наявність у ньому лозунгів антигуманного характеру, слів та зображень непристойного змісту, нецензурних слів та виразів тощо;

наявність у ньому позначень релігійного характеру.

Як свідчить зарубіжна судова практика, найбільші труднощі виникають при встановленні факту аморальності знака. Причиною є постійна зміна суспільних уявлень про норми моралі, внаслідок чого неможливо визначити чіткі критерії аморальності тих чи інших явищ або процесів. Тому в процесі перевірки позначення на відповідність нормам моралі присутня надзвичайно велика доля суб’єктивізму, тобто особистих уявлень експерта чи судді про те, що саме є аморальним.

Наприклад, Патентне відомство Німеччини прийняло рішення про відмову в реєстрації словесного товарного знака «CosaNostra», мотивуючи його тим, що заявлене позначення не має розрізняльної здатності та носить образливий характер, оскільки представляє собою назву загальновідомого кримінального синдикату.

Приймаючи до уваги тенденцію ліберального підходу до моральних аспектів, Федеральний патентний суд визнав позначення «CosaNostra» здатним виконувати функції товарного знака. Суд зазначив, що зважаючи на можливість маркування парфумів знаком «Opium» та наявність сигарет під назвою «AlCapone», позначення «CosaNostra» також цілком може бути охороноздатним.

Найбільш вдалий підхід до встановлення факту аморальності знака застосував суд Великобританії, зазначивши в одному з своїх рішень, що патентне відомство не повинно виступати в ролі цензора, а тим більше встановлювати моральні норми. Воно повинно лише враховувати потенційну реакцію споживачів на реєстрацію того чи іншого позначення. Таким чином, основним завданням судового експерта при проведенні дослідження, має бути прогнозування суспільної думки стосовно конкретного найменування чи зображення, який буде позначати товари чи послуги.

Досить складним є питання дослідження позначень релігійного змісту та зображень культових споруд - церков, соборів, монастирів. Необхідно обов’язково враховувати товари і послуги для яких зареєстрований знак. Наприклад, застосування даних позначень для алкогольних та тютюнових виробів, може образити почуття віруючої частини населення.

До знаків, що не відповідають умові надання правової охорони згідно п. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» необхідно відносити позначення з «надписями и изображениями, имеющими вообще характер неуважения к святыне, богохуления и кощунства».

Відповідь на питання, чи буде досліджуваний знак ображати почуття віруючих, потребує аналізу ситуації по кожному конкретному знаку. Необхідно враховувати, ким є виробник товарів, чи має він безпосереднє відношення до якої-небудь релігійної організації, для яких товарів він застосовується і, нарешті, як співвідносяться символи, терміни, зображення, що складають знак, з товарами по відношенню до яких зареєстровано знак.

Наприклад, не буде вважатися образою для віруючих використання знаку «Пасхальне», «Різдвяне» для кондитерських виробів.

Взагалі, оцінка, що дається експертом при дослідженні таких позначень, в більшості залежить від його ерудиції, духовної розвиненості, тому в таких випадках експерт може звернутись до спеціалістів з цих питань.

Крім позначень релігійного змісту, позначення, які зображують імена, прізвища та портрети відомих історичних осіб для маркування товарів і послуг можуть також ображати їх честь, гідність та репутацію, тобто порушують їх особисті немайнові права.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не містить прямої вказівки на заборону реєстрації релігійних символів, а також позначень, що вказують на особисті немайнові права відомих історичних постатей.

Вітчизняне законодавство лише забороняє реєстрацію позначень, які відтворюють прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди. Однак, при цьому нічого не говориться про захист особистих немайнових прав тих відомих осіб, які вже померли.

3.4 Проведення дослідження у спорах щодо порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку

Більшість питань, що ставляться на роз’яснення судової експертизи виникає під час розгляду спорів стосовно правомірності використання певної торгової марки. При цьому більшість кримінальних та цивільних справ стосуються, здебільшого, не контрафакції, тобто підробки власне товару, а саме застосування позначень, що схожі із зареєстрованими знаками інших осіб.

У процесі встановлення ступеня схожості конфліктних позначень визначається однорідність товарів і послуг, стосовно яких вони використовуються.

З огляду на положення міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності для роз'яснення питання про спорідненість товарів і послуг з товарами і послугами, наведеними у свідоцтві на торговельну марку за індексами Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрування знаків, судам слід призначати судову експертизу, доручаючи її проведення компетентним установам та спеціалістам у сфері інтелектуальної власності.

Перед експертом в таких спорах ставляться приблизно такі питання:

1)     чи є Позначення 1 та Позначення 2 тотожними?

2)      Чи є Позначення 1 та Позначення 2 схожими до ступеня змішування?

)        Чи використовуються Позначення 1 та Позначення 2 щодо однорідних товарів?

)        Якщо дані позначення є тотожними або схожими, то чи може ця тотожність або схожість призвести до змішування цих позначень, відповідних товарів, які реалізуються з використанням позначень?

Перелік запитань можна продовжувати і уточнювати, виходячи з практики розгляду спорів в судах, наприклад запитання щодо встановлення ознак добре відомого знака, співвідношення прав на знаки для товарів і послуг і промислових зразків тощо.

При вирішенні поставлених питань експерти, як правило звертаються до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та відповідної наукової та науково-практичної літератури.

Доцільно зазначити, що спеціальні знання судового експерта як професіонала у сфері інтелектуальної власності формуються не тільки в результаті спеціальної підготовки у цій сфері, а й за рахунок накопичених знань у різних сферах науки, техніки, економіки.

При вирішенні конкретних завдань експерт використовує базові знання, які і дають змогу кваліфікувати його в якості досвідченого спеціаліста в галузі інтелектуальної власності. До тих пір поки проведення судових експертиз носитиме епізодичний характер, обсяг знань експерта може вважатись достатнім для надання експертних висновків. Однак, у міру накопичення емпіричного матеріалу і його узагальнення, ускладнення завдань, що вирішуються, та їх різноманітності - неминуче починають діяти взаємопов'язані діалектичні процесії диференціації й інтеграції знань.

Перший веде до звуження спеціалізації знань у галузі інтелектуальної власності, другий дозволяє об'єднувати знання різних її галузей, виробляти загальні методичні підходи до вирішення питань, що постають перед фахівцями у цій сфері.

У справах щодо порушення прав на знаки для товарів і послуг головним завданням є встановлення тотожності, подібності або схожості (настільки, що їх можна сплутати) позначень, що порівнюються. Тому, розробка методичних рекомендацій з проведення таких досліджень не тільки доцільна, а й необхідна. З огляду на це, нижче буде спроба викласти алгоритм встановлення тотожності та схожості (до ступеня змішування) знаків для товарів і послуг.

Щодо питання про тотожність знаків, то позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Як правило, вирішити питання щодо тотожності не викликає особливих труднощів - це є суто технічною порівняльною роботою.

Визначення ступеню схожості позначень, що може призвести до їх змішування є більш складним.

При встановленні схожості позначень можна умовно визначити такі етапи проведення дослідження, які відповідають загальній методиці проведення судових експертиз:

.        Підготовчий. Огляд та опис об’єктів, що надані на дослідження, знайомство з матеріалами справи.

.        Роздільне дослідження. Визначення виду досліджуваних позначень та їх основних ознак, а також перелік товарів і послуг для яких вони зареєстровані.

. Порівняльне дослідження, яке включає:

a) Визначення тотожності і схожості словесних позначень або словесних елементів комбінованих позначень.

б) Визначення тотожності і схожості зображувальних позначень, тривимірних позначень або зображувальних елементів комбінованих позначень.

в) Визначення тотожності і схожості комбінованих позначень.

г) Визначення спорідненості товарів і послуг, для яких використовуються досліджувані позначення.

. Оцінка отриманих результатів дослідження та формулювання висновків. Оформлення результатів дослідження.

Розглянемо докладніше перелічені етапи дослідження.

Етап 1. Підготовчий.

На підготовчому етапі експерт знайомиться з процесуальним документом, що є юридичною підставою для проведення експертизи (постановою, ухвалою) і з'ясовує задачі (питання), що підлягають вирішенню при проведенні експертизи, робить огляд об’єктів та матеріалів справи, а також ознайомлюється з фабулою справи.

Етап 2. Роздільне дослідження.

На цьому етапі експерт повинен визначитися до якого виду позначень відносяться досліджувані знаки, що в подальшому може змінити весь хід дослідження. В першому розділі було зазначено, що знаки можуть бути словесними, зображувальними, комбінованими, тривимірними тощо.

В залежності від виду позначення необхідно встановити їх основні ознаки та елементи з яких вони складаються.

При дослідженні словесних позначень необхідно враховувати таку деталь, що «В принципі товарний знак повинен використовуватись в зареєстрованій формі. Проте Паризька конвенція в своїй статті 5 С(2) передбачає, що «застосування товарного знака його власником у такій формі, яка відрізняється від зареєстрованої (…) лише окремими елементами, що не змінюють розрізнювального характеру знака, не тягне за собою визнання недійсності реєстрації і не обмежує охорону, що надається знаку.

Словесні знаки можуть використовуватися із застосуванням будь-якої форми, гарнітури або кольору шрифту і в поєднанні з додатковими елементами (фірмові найменування, описові терміни), за умови, що зареєстрований знак зберігає свій розрізнювальний характер.

Оскільки позначення, зареєстровані в чорно-білому виконанні, захищені від реєстрації і використання подібних до ступеня змішування позначень, незалежно від кольору, і оскільки зареєстровані власники таких позначень звичайно можуть використовувати їх в будь-якому кольорі, в якому вони побажають, загальновизнана практика полягає в тому, щоб не реєструвати позначення в кольорового виконанні».

Тобто, якщо словесний знак зареєстровано у чорно-білому виконанні, стандартним шрифтом, він може використовуватись із застосуванням будь-якої форми, кольору, гарнітури та зі сполученням додаткових елементів, що не тягне за собою визнання недійсності реєстрації.

Однак, оригінальне виконання словесного позначення іноді може привести до втрати ним словесного характеру і набути ознак зображувального або комбінованого позначення.

В зображувальних позначеннях необхідно звертати увагу на їх зовнішню форму, колір, а також якщо вони складаються з двох і більше елементів на домінуючі елементи.

В комбінованих знаках виділяють ознаки тих видів позначень, які входять до його складу та ознаки комбінованого позначення в цілому, також виділяють домінуючі його складові елементи. В комбінованому позначенні, яке складається з зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний елемент, оскільки він легше запам’ятовується, і саме на ньому акцентується увага споживча при сприйнятті позначення.

При дослідженні знаків необхідно також виділяти елементи, що не охороняються, підлягають дискламації та чи не являються такі неохороноздатні елементи оманливими або такими, що можуть ввести в оману споживача щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Крім того, на цьому етапі визначається перелік товарів і послуг для яких зареєстровано знак, який повинен бути у матеріалах справи або в свідоцтві на знак для товарів і послуг.

Етап 3.Порівняльне дослідження.

Визначення тотожності і схожості словесних позначень або словесних елементів комбінованих позначень.

Схожість словесних позначень визначається на основі сукупного аналізу їх звукової (фонетичної), графічної (візуальної) і смислової (семантичної) схожості.

Цікаво, що японські суди при винесенні рішень про порушення прав власника товарного знака керуються такими критеріями як: вид (сприймається оком японця), вимова (сприймається вухом японця) і значення (у відповідності до розуму (духу) японця).

Завдяки тому, що перш за все слова вимовляються (тобто мають фонетичну ознаку) і мають зміст, то головним є їх звукова (фонетична) і смислова схожість. Незважаючи на це, їх графічне виконання має бути враховано при дослідженні. Словесне позначення повинне досліджуватись в цілому, хоча не виключається і зіставлення за кожним словом.

При визначенні звукової схожості застосовуються основи такого розділу мовознавства як фонетика.

Фонетика - звукова будова мови як єдність її фізіологічного, акустичного та значеннєвого аспектів, а також галузь мовознавства, що вивчає звукову будову мови - способи утворення звуків та їх акустичні властивості. Фонетичний - пов’язаний із звуками певної мови, звуковий. Тобто, фонетика розглядає закономірності, характерні для звукового ладу всіх мов світу. Виходячи з поняття «фонетики» (від грецьк. «phone» - звук), звуки ми вимовляємо та чуємо, літери - пишемо та бачимо. Для вирізнення звуків від літер, звуки беруться у квадратні дужки. Предметом фонетики у вузькому її розумінні є звукова субстанція мовлення. До вивчення звукового потоку підходять багатоаспектно, адже звук генерується, передається і сприймається.

В основному застосовується загальна і порівняльна фонетика.

Загальна фонетика розглядає закономірності, характерні для звукового ладу всіх мов світу, характеризує звуки з погляду сильної позиції. Наприклад, для голосних звуків - це позиція під наголосом, для приголосних - позиція перед голосним або сонорним. Загальна фонетика описує також видозміну звуків залежно від їх розташування в слові, наприклад - глухі перед дзвінкими стають дзвінкішими, дзвінкі перед глухими - стають глухішими.

Порівняльна фонетика може застосовуватися в частині зіставлення звукового ладу мови, засобами якого відтворено позначення з іншими мовами.

Отже, при вирішенні спору щодо визнання свідоцтва на знак для товарів та послуг недійсним, а також щодо порушення прав власника зареєстрованого знаку, у господарському судочинстві, суддя керуючись процесуальними нормами, роз’ясненнями Вищого господарського суду та положеннями законів, призначає судову експертизу.

Проаналізувавши судову практику вирішення спорів щодо порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку в Україні, з залученням експерта та призначенням відповідної судової експертизи, можна зробити висновок, що найчастіше експерту ставляться питання щодо схожості знаків до ступеня змішування.

ВИСНОВОК

1.      Відповідно до ст. 16 і 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» порушенням прав власника прав на знак для товарів і послуг визнається несанкціоноване застосування цього знака на товарах і при наданні послуг, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, при демонстрації експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, на бланках та іншій документації. Ії ознакою є введення товарного знаку чи товару, позначеного цим знаком, в господарський обіг.

2.  Більшість спорів, пов'язаних із захистом прав на торговельну марку розглядаються в межах господарського судочинства, і відповідно належать до компетенції господарських судів України, що стало підставою до створення у Вищому господарському суді України Судової палати з розгляду справ у спорах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності.

3.      Особливістю спорів, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності, є те, що вони, переважно, не можуть бути вирішені судом без залучення фахівців-експертів.

.        У вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо) господарські суди призначають судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

.        Права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть бути визнані у судовому порядку недійсними повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованої марки умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення марки та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

.        Беручи до уваги кількість розглянутих справ, щодо визнання свідоцтва на знак для товарів та послуг недійсним, у правозастосовній практиці господарських судів України, можна зробити висновок, що при вирішенні спорів, що стосуються визнання свідоцтва недійсним на підставі, видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, - використовується принцип аналогії закону, використовуючи, як підставу для визнання свідоцтва недійсним - оманливість, що за правовими наслідками суперечить інтересам осіб, права яких порушені внаслідок «недобросовісності заявника».

.        Дослідження пов’язані з охороною прав на знаки для товарів і послуг мають дві сторони експертну та юридичну. Цей вид судової експертизи тісно пов'язаний та переплітається з правовою базою, яка і використовується при наданні висновку. Тому, прогалини, що існують у чинному законодавстві впливають на хід та висновок, зроблений при дослідженні торговельних марок.

.        Проаналізувавши практику вирішення спорів щодо захисту прав інтелектуальної власності на торговельну марку Господарськими судами України, можна зробити висновок, що більшість скарг стосується визнання Свідоцтва на знак для товарів та послуг недійним з підстав невідповідності зареєстрованої марки умовам надання правової охорони.

РЕКОМЕДАЦІЇ

1.      У справах щодо порушення прав на знаки для товарів і послуг головним завданням є встановлення властивостей позначень, що впливають на їхню охороноздатність, зокрема встановлення ступеню схожості позначень, що порівнюються. Тому, розробка методичних рекомендацій з проведення таких досліджень, що базуються на методиках проведення експертизи заявок закладом експертизи ДСІВ, є необхідною умовою однакового застосування законодавства.

.        Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд. Відповідно до частини шостої статті 42 ГПК у разі відхилення господарським судом висновку судового експерта це повинно бути вмотивовано у рішенні, тому для ґрунтовного встановлення умов невідповідності висновку експертизи судді господарського суду, повинні мати відповідну підготовку в сфері інтелектуальної власності.

.        ЦК говорить про відновлення майнових прав, а Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» про можливість повторної реєстрації. Відмінність між цими термінами полягає в тому, що при відновленні повинна бути передбачена спрощена процедура порівняно з новим набуттям прав на те саме позначення. Пояснюється це тим, що, як мінімум, немає потреби проводити експертизу для визначення, чи відповідає позначення умовам надання правової охорони. Тому є необхідність у узгодженні неточностей та приведенні законодавства з даного питання до одного загального правила щодо відновлення майнових прав власника .

4.      Запропоновано ввести наступні зміни до нормативно-правових актів України: доповнити Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» поняттями «колективні» та «сертифікаційні знаки» та визначити їх правовий статус.

5.      Проаналізувавши підстави визнання знака для товарів та послуг недійсним, застосування та тлумачення відповідних підстав судами України, а також беручи до уваги напрацювання та аналіз експертів з даного питання, та зарубіжну практику, логічним є доповнення ст..19 п.1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» підпунктом, що визначав би недобросовісну подачу заявки на реєстрацію товарного знаку, так званого «недобросовісного заявника», як підставу для скасування реєстрації товарного знаку.

6.      Враховуючи те, що одним з найважливіших напрямків стратегії інтеграції України до Європейського Союзу та світового співтовариства в цілому є створення національної системи захисту прав інтелектуальної власності, а також тенденцію до збільшення справ з приводу захисту порушених прав інтелектуальної власності, доцільно створити спеціалізовані суди - Патентні суди, суди з питань інтелектуальної власності, на основі досвіду зарубіжних країн (Білорусь, Німеччина та ін.).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.     Міжнародний договір. Паризька конвенція про охорону промислової власності // Зібрання чинних міжнародних договорів України - 2005. - № 2.

2.      Міжнародний договір. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків // Зібрання чинних міжнародних договорів України - 2005. - № 2.

.        Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 р., переглянута в Стокгольмі 14 липня 1967 р. і в Женеві 13 травня 1977 р. і змінена 28 вересня 1979 р.

.        Угода про торговельні аспекти права інтелектуальної власності (TRIPS) / Торгові аспекти права інтелектуальної власності. Збірка вибраних міжнародних матеріалів. - К., 1999.

5.     Перша Директива Ради 89/104/ЄЕС"Про наближення законодавства держав-членів,що стосується торгових марок" від 21 грудня 1988 року

6.     Міжнародний договір. Найробський договір про охорону Олімпійського символу ООН; Міжнародний документ від 26.09.1981р.

7.      Україна. Конституція (1996). Конституція України : офиц. текст. - Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1996. - № 30. - (Актуальний закон). - із змінами.

.        Україна. Закони. Цивільний Кодекс України: [закон № 435-IV : прийнятий Верховною Радою 16 січня 2003 р. : станом на 15 січня 2011 р.]. - Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2003. - № 18, № 19-20, № 21-22. - ст. 144. - (Актуальний закон). - із змінами.

.        Україна. Закони. Господарський кодекс України: [закон № 436-IV: прийнятий Верховною Радою 16.01.2003 р.]. - Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2003 р. - № 18, ст.. 144. - (Актуальний закон). - із змінами.

.        Україна. Закони. Господарсько-процесуальний Кодекс України: [закон № 1798-XII: прийнятий Верховною Радою 06 листопада 1991 р. : станом на 08 березня 2011 р.]. - Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1991. - № 6. - ст. 57. - (Актуальний закон). - із змінами.

.        Україна. Кримінальний кодекс України № 2341-III: [прийнятий Верховною Радою 05 квітня 2001 р.]. - Відомості Верховної Ради. - 2001. - № 25-26. - ст.386. - (Актуальний закон). - із змінами.

.        Україна. Закони. Кримінально-процесуальний кодекс України: [закон № 1001-05: прийнятий Верховною Радою Української РСР 28 грудня 1960 р. : станом на 19 травня 2011 р.]. - Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР). - 2001. - № 34. - ст. 75, 203. - (Актуальний закон). - із змінами.

13.   Україна. Закони. Кодекс України про адміністративні правопорушення: [закон № 8073-X: принят Верх. Радою 07 грудня 1984 р. : станом на 23 травня 2011 р.]. - Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР). -1984. - № 51. - ст. 185. - (Актуальний закон). - із змінами

.       Україна. Закони. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: закон № 3689-XII: [прийнятий Верховною Радою 15 грудня 1993 р.]. - Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1993. - № 44. - ст. 203. - (Актуальний закон). - із змінами.

15.    Україна. Закони. Закон України «Про судову експертизу»: № 4038-XII: [прийнятий Верховною Радою 25 лютого 1994 р.]. - Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1994. - № 28. - ст. 232. - (Актуальний закон). - із змінами.

16.    Україна. Закони. Закон України «Про захист суспільної моралі»: закон № 1296-IV: [прийнятий Верховною Радою20 листопада 2003 р.]. - Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2004. - № 14. - ст. 192. - (Актуальний закон). - із змінами.

17.    Закон України від 21 грудня 1993р. № 3759-ХП "Про телебачення і радіомовлення" //ВВР. -1994. -.N2 10. - Ст.43.

.        Закон України від 7 червня 1996р. № 236/96-ВР "Про захист від недобросовісної конкуренції" // ВВР. - 1996. -.N2 36. - Ст. 164.

.        Закон України від 15 грудня 1993р. № 3682-ХІІ "Про захист прав споживачів" //ВВР. - 1994. - N2 1. - Ст. 171.

.        Закон України від 12.09.1991 р. № 1543-XII«Про правонаступництво України» // ВВР. - 1991р., № 46, ст..617

.        Закон України від 14.10.1992р. № 2694-XII«Про охорону праці»// ВВР. - 1993. - № 49. - ст. 668. - (Актуальний закон). - із змінами.

22.    Закон України від 07.07.2010р. №№ 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів <http://zakon.rada.gov.ua/go/2453-17>» - Офіційний вісник України від 30.07.2010 - 2010 р., / № 55/1 /, стор. 7, стаття 1900, код акту 52172/2010

23.    Закон України від 03.07.1996 р. №270/96-ВР «Про рекламу», - в редакції Закону України від 11.07.2003 p. № 1121-IV з подальшими змінами та доповненнями.

24.    Держпатент України; Наказ, Правила, Форма типового документа від 28.07.1995 № 116 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг» Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держпатенту N 72 ( z0416-97 <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0416-97> ) від 20.08.97 Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578 ( z0811-11 <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0811-11> ) від 14.06.2011.

25.    Кабінет міністрів України; Постанова від 19.09.2007р. № 1148 «Про внесення змін до Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності»//Офіційний вісник України від 05.10.2007 - 2007 р., № 72, стор. 61, стаття 2702, код акту 41022/2007

26.    Міністерства освіти і науки України; Наказ від 04.08.2010 № 790 «Про затвердження Правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг»// Офіційний вісник України від 05.11.2010 - 2010 р., № 82, стор. 60, стаття 2893, код акту 53153/2010

27.    Міністерства освіти і науки України; Наказ, Положення від 07.10.2003р. № 677 «Про затвердження Положення про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг» // Офіційний вісник України від 31.10.2003 - 2003 р., № 42, стор. 216, стаття 2247, код акту 26599/2003

28.    Міністерства освіти і науки України; Наказ, Положення від 10.01.2001р. № 10 «Про затвердження Положення про Держвний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг» // Офіційний вісник України від 15.02.2002 - 2002 р., № 5, стор. 122, стаття 207, код акту 21289/2002

29.    Міністерства освіти і науки України; Наказ,Інструкція від 03.08.2001 № 576 «Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг» //Офіційний вісник України від 07.09.2001 - 2001 р., № 34, стор. 376, стаття 1615, код акту 19799/2001

30.    Міністерства освіти і науки України; Наказ від 15.04.2005р.№ 228 «Про затвердження Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 травня 2005 р. за N 471/10751 Офіційний вісник України від 27.05.2005 - 2005 р., № 19, стор. 193, стаття 1007, код акту 32298/2005

31.    Президент України; Указ, Положення від 18.09.1992 № 479/92 «Про Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні» /Збірник указів Президента від 30.09.1992 р., № 3

32.    Указ Президента України № 811/2010р. від 12.08.2010р. // ІПС Питання мережі господарських судів України, - “ Законодавство України ”- 2010р.

33.    Постанова Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам" від 24.10.2011 №10.

34.    Рекомендації президії Вищого господарського суду України "Про внесення змін і доповнень до деяких роз’яснень Вищого господарського суду України" від 16.01.2008 №04-5/5 // Вісник господарського судочинства. - 2008 - №1.

35.    Рекомендації Президії ВГС України "Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки)» від 10.06.2004 № 04-5/1107

36.    Про судових експертів та інтелектуальну власність// Інтелектуальна власність, 2010. - N2 1. - с. 4-16.

37.    Паладій М. Удосконалення державної системи правової охорони інтелектуальної власності - важлива складова інноваційного розвитку // Інтелектуальна власність, 2010. - N2 4. - с. 9-21.

.        Москаленко В. Про поглиблення спеціалізації суддів та деякі питання вдосконалення процесуального законодавства // Інтелектуальна власність, 2007. - N2 2. - с. 39-41.

.        Збірник нормативних актів з питань промислової власності / За ред. В.Л.Летрова, В.О.Жарова. - К.: Вища школа, 1998. - С.269-273. Ариевич Б.А., Асламова В.Ф., Григорьев А.Н., Трифонов Б.В.

.        Підопригора О.А., Підопригора 0.0. Право інтелектуальної власності України: Навч. посібник. -К.: ЮрінкомШтер, 1998.

41.    Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз): монографія / Т.С. Демченко. - К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. - 184 с.

42.    Восканян Р.С. Охрана товарних знаков при переходе к рыночным отношениям //Патенты и лицензии.- 1997. - NQ 11. - С.5-9.

43.    Шестомиров А.А. Товарные знаки. Учебноепособие / Под ред. А.А. Шестомирова. - М., 1997. С.36.

44.    Федоров А.І. Охорона прав на знаки для товарів і послуг. /А.І. Федоров, С. Маргащук // Інтелектуальна власність. - 2007. - № 2. - С.12-16.

45.    В.М. Мельников. Товарный знак в формелозунга. // Патантноедело. Дайджест российской и зарубежнойпрессы №2. - М., 2001 - С. 52

46.    Вачевський М.В. Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності: Підручник / За ред. проф. М.В. Вачевського. - К.: ВД Професіонал, 2005. - 448 с.

47.    Господарські суди в Україні: правові засади організації та здійснення правосуддя.- К.: ІнЮре.- 2002. С. 25

48.    Россинская Е.Р. Судебнаяэкспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовномпроцессе. / Е.Р. Россинская. - М., 2005. - С. 24.

49.    Белкин Р.С. Криминалистическаяэнциклопедия. / Р.С. Белкин. -М., 2000. - С. 79.

50.    Сергеев А.П. Право интеллектуальнойсобственности в РоссийскойФедерации: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004.

51.    Левічева О.Д. Експертиза об’єктів промислової власності. - К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2006 р. - 128 с

52.   Дахно И.И. Право интеллектуальнойсобственности: Науч. справ.пособие - К.: ТП-ПРЕС, 2004. - 224 с.

53.    Интеллектуальнаясобстенность в Украине: правове основы и практика / Отв. ред. А.Д. Святоцкий. - К.: Ін Юре,1999.

.        Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч.П68 закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред.О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. - 696 с.

.        Право інтелектуальної власності України: Конспект лекцій / Авт. : В.М. Крижна, Н.Є. Яркіна.; За ред. В.І. Борисової. - Х.: Нац. юрид. акад.України, 2008. - 112 с.

.        Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони України: - Зб. наук. ст. / За ред. Ю.С. Шемшученка

.        Цивільне право України: Підруч.: У 2т. // В.І. Борисова,Л.Н. Баранова,І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової,

.        Шевелева. Добре відомі торговельні марки у світлі сучасних інформаційних технологій. // Інтелектуальна власність 4/2005 - С.15

.        Ошарова І. “Процедура реєстрації товарних знаків в Україні” / І. Ошарова. - Науково-практичний журнал “Інтелектуальна власність” №1-2/2001, С.17-19

.        Юридическая практика // Еженедельнаяпрофессиональная газета №45 (411) 8 ноября 2005 года

.        Паладій М. Патентний суд: аргументи “за” // Інтелектуальна власність. Науково-практичний журнал № 4 - 2002. - С. 6 -8

62.    Журнал «Інтелектуальна власність» №2, 2006

.        Демченко Т.С. Недобросовісність заявника у законодавстві про товарні знаки: Монографія. - К.:ТОВ «Лазурит - Поліграф», 2008. - 94 с.

.        Мельник Е.М. Проблеми правової охорони знаків для товарів і послуг в Україні: дис…канд…юрид.наук. - К., 1999, с.78.

.        Маевская Т.В. Товарный знак (знак обслуживания) как объект промышленной собственности: Автореф. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 /Белорусск. гос. экон. ун-т. -Минск, 2003. -20 с.

.        Пирогова В.В. Исчерпание прав на товарные знаки: Дисс. канд. юрид. наук: 12.00.03 /РГИИС. -М., 2002. - 145с.

.        Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. - Москва: Юридическая литература, 1966, с.140.

.        Щербина В.С. Деякі проблеми удосконалення господарського і господарського процесуального законодавства /В.С.Щербина // Право України. - 2010 - №8 - с.13 - 18

.        Віхров О.П. До питання про критерії розмежування господарської та адміністративної юрисдикцій /О.П.Віхров, В.О.Коверзнев // Вісник господарського судочинства. - 2011 - №2 - с.110 - 118.

.        Потапенко В. Такие суды - вне конкуренции. Антимонопольный комитет предлагает создать конкурентно-патентные суды /В.Потапенко // Юридическая практика. - 2001 - 16 мая

.        Ідея створення патентного суду // Юридична практика. - 2008 - №17

.        Беляневич О.А. Теоретичні проблеми господарського договірного права: дис. Доктора юр.наук: 12.00.04 / Беляневич Олена Анатоліївна. - К., 2006.

.        Мєггс П.Б. Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. - М.: Юристъ, 2000 - с.349.

.        Безух О.В. Захист прав на знак для товарів і послуг: судова та адміністративна практика в Україні / О.В.Безух // Збірник рішень Вищого арбітражного суду України. - 1996. - №4 - с.298.

.        Завада О.Л. На сторожі добросовісної конкуренції / О.Л.Завада // Урядовий кур’єр - 2000 - №219 - с.4.

.        Захист прав інтелектуальної власності: законодавче регулювання та правозастосування (узагальнення судової практики). Парламентське видавництво, Київ, 2007.

.        Цивільне право України: навчальний посібник / Ю.В.Білоусов, С.Ф.Лозінська, С.Д.Русу та інші / під ред. Р.О.Стефанчука. Київ, 2004, с.94 - 95.

.        Право інтелектуальної власності та законодавство Європейського Союзу /За ред. Ю.М. Капіци. -К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. -1104 с.

.        Основи інтелектуальної власності/Всесвітня організація інтелектуальної власності. -К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 1999.-578 с.